● 2020년 3월 31일, 미국 연방제9순회항소법원(US Court of Appeals for the Ninth Circuit)은 잭 다니엘의 위스키 병을 패러디한 VIP社의 반려견용 장난감은 수정헌법 제1조에 의해 보호될 수 있다고 판결함

-(배경) VIP社는 다양한 음료 및 주류 제품의 병 생김새를 닮은 모양으로 고무재질의 반려견용 장난감인 ‘Silly Squeakers’ 시리즈를 디자인하여 2007년부터 2017년까지 판매함
  ∙ 2013년 7월 VIP社는 잭 다니엘 위스키 병의 모양을 한 고무 강아지 장난감을 출시하였는데, 동 상품의 라벨은 원래의 위스키 병의 라벨과 비슷하게 ‘Bad Spaniels’이라고 하고 비슷한 문구를 삽입하는 한편 동 제품에는 잭 다니엘 주류와 관련이 없다는 태그를 부착함
  ∙ 2014년 잭 다니엘社(Jack Daniel’s Properties Inc. JDPI)는 VIP社 제품의 판매 중지를 요청하였으나 VIP社는 자사 제품으로 상표권 및 트레이드 드레스를 침해하지 않는다고 반박하는 한편 잭 다니엘 위스키 병 등록상표에 대한 취소신청을 진행함
  ∙ 이에 잭 다니엘社는 자사의 상표권 및 트레이드 드레스 침해와 상표 손상에 의한 가치 희석(dilution by tarnishment)을 주장하며 소송을 제기함
-(1심법원의 판결) 1심이었던 애리조나 지방법원(District Court for the District of Arizona)은 잭 다니엘社의 주장을 받아들여 손상에 의한 상표 희석과 상표권 및 트레이드 드레스 침해를 인정함
  ∙ 또한 VIP社의 동 제품에 대한 제조, 광고, 수입 등 판매와 공급 모두 금지할 것을 명령함
-(항소법원의 판결) 동 사건에서 항소법원은 1심 판단을 일부 인정하면서도 1심에서 내린 금지명령을 철회하며 VIP社의 손을 들어줌
  ∙ 항소법원은 잭 다니엘 위스키 병과 트레이드 드레스가 독특하고 미적으로 기능하지 않는다는 점을 들며 상표로 보호를 받을 자격이 있다고 1심과 같이 인정하였고 이에 잭 다니엘의 상표에 대한 VIP社의 취소신청도 기각함
  ∙ 그러나 VIP社가 주장했던 수정헌법 제1조의 보호를 받을 자격이 있는 표현적인 작품이라고 결론지으면서 상표권 희석에 대한 주장을 인정하지 않고 1심 판단을 번복함
 

VIP社의 강아지용 장난감(좌)과 잭 다니엘 위스키(우) (출처: www.law.com)