● 2020년 8월 19일, 미국 특허상표청(USPTO)은 당사자계 재심사(Inter Partes Review, IPR)와 같은 특허심판에서 출원인이 제시한 선행기술(Applicant's Admitted Prior Art, AAPA)에 관한 지침¹⁾을 발행함

- (배경) 미국 특허법(35 U.S.C.) §311 (b)²⁾에서 IPR 심판 청구는 반드시 선행기술에 관한 특허 또는 공개된 출판물을 근거로 하여야 한다고 규정하고 있음
 ∙ 한편 특허출원절차에서 ‘출원인 제시 선행기술(AAPA)’의 경우에는 출원인이 공지기술이라고 설명한 경우 그 자체를 공지문헌처럼 활용하는 것을 말함
 ∙ 지난 2019년 4월 IPR 심판 절차에서 특허심판원(PTAB)은 AAPA를 무효 심판 절차에서도 적용한다는 취지의 판단을 하는 등 규정 적용에 있어서 다양한 해석이 존재함

- (주요내용) 이번 USPTO가 발표한 지침에 따르면, 심판청구인은 적어도 하나의 선행기술에 관한 특허 또는 공개된 출판물과 함께 문제가 되고 있는 특허 청구항의 특허적격성을 평가함에 있어 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 일반적인 지식을 심판청구의 근거로 할 수 있음
 ∙ 즉, 현재 무효가 주장되고 있는 특허 명세서의 기술내용(Statements in the specification of the patent being challenged)은 선행기술 특허 또는 공개된 출판물이 아니므로 IPR 청구의 근거가 될 수 없지만 이러한 명세서 상의 진술은 위에서 언급한 일반적인 지식으로 심판청구의 근거로 활용될 수 있다고 밝힘
 

1) 동 지침은 다음의 링크 참조: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf
2) 35 U.S. Code § 311.Inter partes review
(b) Scope.—
A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.