● 2020년 10월 22일, 유럽 사법재판소(CJEU)는 페라리社의 ‘Testarossa’ 상표에 관한 진정사용 여부를 묻는 독일 뒤셀도르프 고등법원의 선결적 판단 요청에 대한 판결을 내림¹⁾

- (배경) 고급 스포츠카 브랜드인 페라리社는 1984년부터 1991년 사이에 판매된 ‘Testarossa’ 상표권자로, 이 상표는 니스 상품분류코드 제12류(수송기계기구; 육상, 항공 또는 해상을 통해 이동하는 수송수단)를 지정상품으로 하여 1987년 마드리드 국제상표로 등록되었고, 1990년 독일 특허상표청(DPMA)에도 상표로 등록됨
∙ 독일 뒤셀도르프 지방법원은 독일의 한 사업가가 페라리社를 상대로 제기한 상표취소소송에서 페라리社는 독일과 스위스에서 동 상표를 5년간 사용하지 않았으므로 상표를 취소해야 한다고 판결함
∙ 페라리社는 1990년대 이후 Testarossa 자동차를 생산하지 않았지만 유지보수를 위해 부품을 지속적으로 제조해왔다고 주장함
∙ 뒤셀도르프 지방법원은 이 사건 상표가 매우 소수의 차량에서 사용되었고, ‘Testarossa’ 상표의 진정사용을 주장하기에 충분하지 않다고 주장하며 뒤셀도르프 고등법원에 항소함

- (주요내용) 뒤셀도르프 고등법원은 CJEU에 페라리社의 상표 사용이 진정사용인지 여부에 관한 선결적 판결을 요청하였고, CJEU가 내린 판결의 주요내용은 다음과 같음
∙ EU 상표지침 2008/95(Directive 2008/95/EC) 제12조 제1항 및 제13조는 상품의 범주 및 교체용 부품과 관련된 등록된 상표는 모든 상품에서 ‘진정사용(genuine use)’으로 간주되어야 한다고 명시함
∙ 고가의 고급 스포츠카와 같은 일부 상품에 대해서만 사용된 경우에도 해당 카테고리의 상품 및 교체 부품을 구매하고자 하는 소비자는 이 상표가 등록된 상품을 해당 카테고리의 하위 분류로 인식할 것임을 알 수 있음
∙ 또한 EU 지침은 상표권자가 해당 상표로 시장에 출시된 중고품을 재판매 하는 경우에도, 상표권자가 이전에 판매되었던 상품과 관련된 특정 서비스를 제공하는 진정사용으로 해석해야 함
∙ 이러한 진정사용의 입증책임은 상표권자가 부담함
 

1) C-720/18 (Ferrari)