• 2021년 6월 29일, 미국 연방대법원(U.S. Supreme Court)은 Minerva Surgical v. Hologic 사건에서 특허양도인 금반언의 원칙(assignor estoppel)을 유지하되 그 적용에 제한을 두기로 결정함¹⁾
 

Minerva Surgical v. Hologic 사건

(사건배경) ‣ 동 판결에서 대상 특허는 발명가인 Csaba Truckai가 1990년대 말에 개발한 비정상적인 자궁 출혈을 치료하는 장치에 관한 발명으로, Truckai가 동 발명의 특허출원 후 1998년 Novacept社를 설립하며 양도되었고 이후 Novacept社는 Hologic社에게 인수됨 ‣ Hologic社는 양도받은 특허출원에 대한 우선권을 바탕으로 2005년에 특허 6,872,183(183 특허)을, 2015년에 특허 9,095,348(348 특허)을 등록하였고 특허발명을 이용하여 Novasure라는 치료기기를 개발·판매함 ‣ 한편 2008년 Truckai는 Novacept社를 떠나 Minerva社를 설립하였고, Minerva社는 Hologic社의 NovaSure 시스템과 비슷한 새로운 기기인 Minerva Endometrial Ablation 시스템을 개발하여 2015년부터 판매를 시작함 ‣ 이에 Hologic社는 Minerva社가 자사 두건의 특허를 침해했다며 델라웨어 지방법원에 특허권 침해소송을 제기함   (소송의 경과)2) (델라웨어 지방법원) ‣ Minerva社는 Hologic社의 183 및 348 특허가 기재요건(written description)과 실시가능 요건(enablement)을 만족시키지 못해 무효라고 주장한 반면, 이에 관해 Hologic社은 양도인 금반언의 원칙을 제기하며 즉 183 및 348 특허는 Truckai가 양도하여 Hologic社에 인수된 출원들을 바탕으로 하였으므로 Truckai와 당사자 관계가 있는 Minerva社는 양도인 금반언의 원칙에 따라 이들 특허의 무효를 제기할 수 없다고 주장함 ‣ 델라웨어 지방법원은 Hologic社의 의견에 동의하며 양도인 금반언의 원칙에 의해 Minerva社는 해당 특허들의 무효를 주장할 수 없고, 설사 금반언의 원칙이 적용되지 않는다 해도 이들 특허는 유효하다고 판단함 (특허심판원 및 연방순회항소법원) ‣ 침해소송이 제기된 지 몇 개월 후, Minerva는 특허심판원(PTAB)에 183 특허와 348 특허의 무효심판(IPR)을 신청하였고, 이에 PTAB은 348 특허의 IPR 신청은 기각하였지만, 183 특허의 IPR은 개시하였고 2017년 12월 183 특허가 무효라고 결정함 ‣ 2019년 4월 동 심결은 연방순회항소법원(CAFC)에서 인용됨 (델라웨어 지방법원 및 연방순회항소법원) ‣ 한편, Hologic社는 델라웨어 지방법원에서 두 개의 특허에 대한 추가 손해배상금(damages)과 영구적 금지명령(permanent injunction)을 청구하는 소송을 진행하였으나 법원은 2019년 5월 348 특허에 대한 추가 손해배상금만을 지급하도록 명령함 ‣ 이후 Minerva社와 Hologic社 모두 연방순회항소법원에 항소하였는데 2020년 4월 22일, 항소법원은 양도인 금반언이 IPR에서는 적용되지 않는다는 연방항소법원의 선례(precedent)에 따라, IPR에서는 특허양도인(혹은 양도인의 관계인)이더라도 해당 특허에 대한 무효를 주장할 수 있지만, 지방법원에서는 양도인 금반언이 적용되어 무효를 주장할 수 없다는 것을 확인함 ‣ 이에 Minerva社는 양도인 금반언의 원칙을 폐지하는, 혹은 폐지하지 않더라도 그 사용을 제한하고 정립하는 것을 요청하는 상고허가(writ of certiorari)를 신청하였고, 2021년 1월 8일에 연방대법원이 신청을 수용함   (연방대법원의 판단) ‣ 연방대법원은 5대4의 결정으로 특허양도인 금반언의 원칙은 유지되어야 한다고 결정하며 다만 이 원칙은 무한정으로 적용될 수 없고 양도인의 무효주장이 기존 특허양도 시의 명시적 또는 암묵적인 표현과 모순될 때에만 적용된다(assignor estoppel applies only when the assignor’s claim of invalidity contradicts explicit or implicit representations he made in assigning the patent)고 밝힘 ‣ 다수의견에서 특허양도인 금반언의 원칙이 적용되지 않는 예시를 제시했는데, ① 특정고용관계에서 종업원이 고용주에게 미래 발명에 대해 특허권을 양도할 것을 서약하는 경우(in certain employment arrangements an employee may assign to their employer patent rights in future inventions), ② 권리 양도 이후 특허청구범위가 변경된 경우, 특히 특허양도인이 등록된 특허권이 아닌 특허출원에 대해 양도하여 실질적으로 특허청구범위가 넓어진 경우(a post-assignment change in patent claims can remove the rationale for applying assignor estoppel, such as when the assignor assigns a patent application, rather than an issued patent, with materially broader claims) 등이 있음

1) 동 판결문은 다음의 링크 참조: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9ol1.pdf
2) 소송의 경과는 다음의 웹사이트 참조: https://www.helloiplaw.com/minerva-surgical-inc-v-hologic