• 2021년 7월 29일, 미국 지식재산법협회(America Intellectual Property Law Association, AIPLA)는 롯데상사 미주법인과 에자키 글리코(Ezaki Glico)社의 빼빼로·포키의 상표 분쟁에 대해 연방대법원에 법정의견서 (amicus brief)를 제출함

- (배경) 2015년 7월 에자키 글리코社(이하 글리코社)는 뉴저지 연방지방법원(District Court for the District of New Jersey)에 롯데상사 미주법인(이하 롯데社)을 상대로 초콜릿 막대과자인 포키(Pocky)에 대한 상표권 침해소송을 제기함
∙ (지방법원의 판결) 지방법원은 포키의 제품 외형이 기능적이기 때문에 트레이드 드레스(trade dress)로 보호될 수 없다고 판시하였고, 글리코社는 이에 불복하여 항소함¹⁾
∙ (제3순회항소법원(Court of Appeals for the 3rd Circuit)) 트레이드 드레스는 제품의 출처를 식별하는 형상(design)이 제한적이고, 이는 유용한 기능적 디자인을 보호하는 것이 아니라고 밝히며 포키의 디자인이 기능적이기 때문에 트레이드 드레스의 보호를 받을 수 없다고 판단함²⁾

- (주요내용) 이번 AIPLA의 법정의견서 제출은 글리코社의 상고 신청(writ of certiorari) 허가를 요청하기 위한 것으로 주요내용은 다음과 같음
∙ 동 법정의견서에서는 제품 디자인의 트레이드 드레스가 유용(useful)하다면 기능적이기 때문에 그러한 이유로 보호될 수 없다는 항소법원의 판단을 다루고 있음
∙ AIPLA는 상기 항소법원의 결론은 ‘제품의 사용이나 목적에 필수적이거나 제품의 가격 및 품질에 영향을 미치는 경우’ 등에 해당하는 경우 기능적이라고 판단할 수 있다고 한 연방대법원의 판례³⁾에 어긋난다고 주장함
∙ 또한 모든 제품 디자인의 트레이드 드레스는 어떠한 방법으로 그리고 어떠한 형태로든 ‘유용’하기 때문에 항소법원의 판단에 따르면 제품 디자인에 대한 트레이드 드레스는 대부분 무효화되기 쉬울 수밖에 없다고 덧붙임


1) Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., No. 2:2015cv05477 - Document 357 (D.N.J. 2019), 동 판결은 다음의 링크 참조: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-jersey/njdce/2:2015cv05477/322207/357/
2) Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., No. 19-3010, 2021 WL 253451(3d Cir. Jan. 26, 2021), 동 판결은 다음의 링크 참조: https://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/193010ppan.pdf
3) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc 및 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.