• 2021년 11월 17일, 미국 특허상표청(USPTO)은 2020년 상표현대화법(Trademark Modernization Act)이 12월 18일부터 시행될 예정이라고 발표함

- (배경) 상표 현대화법은 상표의 심사와 집행 절차를 현대화하려는 목적으로 2020년 12월 27일 미국 의회에서 통과됨
∙ 상표현대화법에 의한 새로운 상표권 취소 절차는 부정확한 상표 및 불사용 상표의 등록으로 인해 상표 등록부의 무결성이 훼손되고 상표의 가치가 저하되는 문제를 해결하는데 도움이 될 것으로 기대됨

- (주요내용) 상표현대화법의 주요내용은 다음과 같음 

(1) 불사용 등록 상표를 취소하기 위한 새로운 절차
  ① 상표 말소 절차(Ex Parte Expungement Procedure)
∙ 해당 상표를 사용한 등록된 상품 또는 서비스가 단 한 번도 상업적으로 사용된 적이 없는 경우, 해당 상표에 대해 본 절차를 제기할 수 있으며 다만 이러한 이의 제기는 상표 등록 후 3-10년 내에 해야 함
∙ 기존 상표심판원(TTAB)에서 진행되는 상표 취소 절차보다 더 빠르고 효율적이며 비용이 저렴함
  ② 상표 재심사 절차(Ex Parte Reexamination Procedure)
∙ 제3자는 특정일 이전에 상품 및 서비스에 관한 상표가 상업적으로 사용되지 않았음을 이유로 등록된 상표에 대해 일부 또는 전부의 취소를 요청할 수 있음
∙ 즉, 상표의 최초 상업적 사용 날짜에 대해 이의 제기를 할 수 있는 절차로 상표 등록의 우선순위에 영향을 미칠 수 있는 한편 이러한 이의 제기는 상표 등록 후 5년 내에 해야 함
∙ 이러한 절차로 인해 취소된 상품 및 서비스에 대한 상표는 더 이상 등록 상표로 취급되지 않음 

(2) 기존 절차의 변경
  ① TTAB 취소 절차에 대한 새로운 말소 근거
∙ 당사자는 등록 상표가 상업적으로 사용된 적이 없다는 새로운 말소 근거를 이유로 TTAB에 등록 상표의 취소를 요청할 수 있음
∙ 상기 취소 요청은 등록일로부터 3년이 경과하면 언제든지 이용할 수 있으며, 기존의 불사용 등의 취소 사유는 이러한 신규 말소 근거에 영향을 받지 않음
  ② USPTO에 대한 응답기한 단축
∙ 상표 출원인 또는 상표권자는 출원 심사 중 발급된 심사관 조치(office action)에 대해 3개월 이내에 답변해야 하며, 답변에 대한 3개월 연장을 요청할 수 있음(1회, 수수료 125달러) 
∙ 최초 3개월 이내에 연장 요청이나 답변을 하지 않는 경우 출원이 취소되거나 등록이 취소 또는 만료됨
∙ 다만 이와 관련한 정보 기술 시스템 변경으로 인하여 동 규정의 시행은 2022년 12월 1일까지 연기될 예정임
  ③ 심사 중 제3자의 제출: 항의서(letter of protest)
∙ 상표 출원에 대한 심사 중 제3자가 심사거절 사유와 관련된 증거를 제출할 수 있는 절차를 성문화하였으며 이에 따라 심사관은 제출된 증거에 대해 2개월 안에 채택여부를 결정해야 함
∙ 항의서에 대한 USPTO 청장의 결정은 최종적이며 더 이상 재검토를 할 수 없다고 규정함

(3) 기타 규칙 변경
  ① 오인, 거짓 또는 사기성 변호사 지정 무효
∙ 거짓, 사기 또는 실수로 이루어진 변호사의 지정은 효력이 없음
∙ 예를 들어 출원인이 승인받지 않거나 관련 지식이 없는 변호사를 지정하면 USPTO는 변호사가 아닌 신청인과만 의사소통을 하게 되며 지정된 변호사에 대해서는 정식으로 철회할 필요는 없음
  ② 등록에 관한 법원 명령
∙ 상표 등록을 취소하거나 이에 영향을 미치는 법원의 명령에 대한 USPTO의 조치에 관한 절차를 성문화한 것으로 USPTO에게 법원 명령에 따라 등록과 관련된 조치를 취할 수 있는 권한을 부여함 
∙ USPTO는 사건의 결정(소송 종료가 되는 판결 또는 평결)이 이루어진 경우, 최종 판단이 내려진 경우, 지방법원의 명령에 대한 상고심 청구 기간이 상고심 청구 없이 만료된 경우 등 관련 절차가 최종적으로 결정될 때까지 지방법원의 명령에 대해 별도의 조치를 취하지 않음¹⁾


1) 상표심사규칙(TMEP) 제1610조 참조: Court Orders Concerning Registrations