• 2021년 12월 10일, 미국 특허상표청(USPTO)은 중국의 화니 지식재산권 주식회사(Huanyee Intellectual Property Co., Ltd, 이하 화니)의 부적절한 상표 출원과 관련 상표 규정 위반에 대한 최종 제재 명령을 내림

- (배경) 화니는 중국 내 고객의 상표 등록을 돕는다고 광고하는 중국 소재 기업으로 미국 등 3만 건이 넘는 해외 상표 출원을 했고, 홈페이지를 통해 미국 상표 등록 서비스를 제공함
∙ 동 회사는 USPTO의 상표권 절차를 다루는데 있어서 타인을 대리할 권한이 없으며 회사의 대표를 비롯한 관련 업무를 실시·감독하는 직원 중 미국 변호사 자격을 갖춘 사람이 없었음
∙ 한편, USPTO는 2016년부터 2019년까지 상표 전자출원 시스템(TEAS)을 통해 제출된 1,700개 이상의 상표 출원 및 등록번호 필드에 ‘Yusha Zhang’ 또는 화니의 도메인명과 이메일 주소 등을 식별하게 됨
∙ 또한 uspto.gov에 등록된 계정을 통해 14,000건 이상의 상표 출원 및 기타 서류의 제출이 이루어진 것을 확인함  
∙ USPTO는 화니가 USPTO에 대한 상표권 관련 행위를 하는 것이 허가되지 않았음에도 불구하고 상표 출원 및 기타 서류 제출을 위해 고객에게 상담과 조언을 제공하고, 미국 상표권 등록에 관한 출원서 작성 및 검사, 주장 및 제출을 실시한 위반 사항에 대해 ‘이유 제시 명령(Show Cause Order)’을 내림
∙ 화니는 이에 대한 응답을 제출하였고 USPTO는 동 사안에 대한 신중한 확인을 실시하였는데, USPTO는 화니의 고의적 위반이 아니라는 주장과 USPTO 요건 및 절차를 잘 몰랐다는 주장들이 설득력이 없다고 판단함

- (주요내용) USPTO는 이번 제재 명령에 따라 화니가 상표 등록 등을 위해 제출한 15,000건 이상의 절차를 종료하고 또한 추후 서면 등을 제출하지 못하도록 하는 것을 포함한다고 밝힘
∙ USPTO는 화니의 행위가 의도적이었으며 USPTO 규칙을 회피하기 위한 활동 패턴의 일부였다고 강조하며 이러한 행위는 수천 개의 출원을 오염시켰고, USPTO에 거짓 및 부정 제출을 초래했으며, 연방 상표 등록 절차의 무결성에 악영향을 미친다고 강조함
∙ 이에 따라 동 명령은 ‘부적절한 상표 출원을 조사하고 미국 상표권 등록부의 무결성을 보호하기 위한 광범위한 행정 명령 절차’의 결과라고 밝힘