• 2022년 6월 22일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허 병행 소송의 재량적 거절(Discretionary Denials)에 대한 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)의 명확한 기준을 수립하기 위한 검토에 착수함

- (개요) 미국 특허 소송은 PTAB에 제기하는 당사자계 무효심판(Inter Partes Reexamination, IPR)과 지방법원(District Court)에 제기하는 침해소송으로 구분되며, 두 절차가 동시에 진행되는 ‘병행 소송(Parallel Litigation)’ 또한 빈번하게 발생함  
∙ PTAB는 제기된 IPR에 대한 심판 개시 여부를 결정하며, 이 과정에서 병행 소송을 이유로 IPR을 거절하는 PTAB의 관행에 대한 찬·반 의견이 양립함에 따라, USPTO는 이에 대한 명확한 기준을 수립하기 위한 검토에 착수함

- (주요내용) USPTO는 병행 소송에 대한 입장을 정리한 의견서(Memorandum)를 발표하고, 관련 연구에 대한 간략한 결과를 공개함
(1) 병행 소송의 재량적 거절에 대한 의견
∙ PTAB는 이하에 제시한 예외적인 사항을 제외하면 기본적으로 특허 시스템과 공공의 이익을 위해 IPR 또는 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR)을 거부하지 않을 것임
∙ 예외적인 사항으로는 ① 심판 청구인이 특허 무효에 대한 명확한 증거를 제시한 경우, ② PTAB의 임의적 거부가 국제무역위원회(ITC) 절차에 근거한 경우, ③ 청구인이 동일한 사유 또는 합리적으로 제기할 수 있는 사유에 대해 지방법원(침해소송)에 소송을 제기하지 않기로 약정한 경우 등으로 제한됨
∙ PTAB는 이외에도 병행 소송의 판결 예상 시점 및 청구인의 절차 남용 여부 등을 종합적으로 고려하여 심판 개시 여부를 결정할 수 있음 
(2) 병행 소송의 재량적 거절에 대한 연구 결과
∙ 2019년 1월부터 2021년 12월까지의 기간 동안 전체 특허 소송의 약 40%가 병행 소송이 제기됨
∙ PTAB의 병행 소송에 대한 재량적 거절은 2021년 1분기에 정점을 찍은 이후 크게 감소함
∙ 특히 2021년 8월 이후 PTAB가 텍사스 서부 지역에서 병행 소송에 근거한 재량적 거절 결정을 발표한 사례는 없음  
∙ 이는 관련 기준 수립을 위한 다양한 논의가 이루어진 결과로 보이며, PTAB는 전문가 의견 수립 및 세미나 등을 통해 보다 명확한 기준 수립을 위한 논의를 지속할 예정임