□ 미국 버지니아주 동부지구 연방지방법원(Cacheris 판사)은 지난 4월 1일, 미국 특허상표청(USPTO)의 계속성 출원 및 클레임 제한에 관한 개정법에 관해, 이는 특허법 등의 법률에 위반한다는 원고의 주장을 인용하면서 USPTO의 주장을 기각하는 약식 판결(Summary Judgment)을 했음

□ 이번 건은 2007년 8월 21일에 USPTO가 공시한 계속성 출원 및 클레임 제한에 관한 개정 법률에 대해, 미국 출원자들이 금제 청구와 무효를 요구하고 있던 것임. 미국에 거주하고 있는 개인 발명가와 제약업계 대기업인 GlaxoSmithKline(GSK)社가 각각 버지니아주 지방법원에 제소하고 있던 것으로, 이 개정법의 시행 예정 전날인 2007년 10월 31일에 새로운 규칙의 시행을 금지하는 가처분(preliminary injunction)이 내려졌음

□ 이번 판결에 의하면, 계속성 출원을 제한하는 것은 미국 특허법 120조나 132조(b) 등에서 정하고 있는 계속성 출원을 실시할 출원인의 권리를 제한하는 것이어서, 이러한 법에 위반된다는 이유로 USPTO의 주장을 기각하였음. 또한 청구항 수의 제한에 대해서도, 원래 특허법 112조에서는 다항제를 허용하고 있으므로 그 건수에 제한을 두지 않는 것이 옳다고 보았음. 나아가 청구항 수의 제한을 넘은 경우에 출원인이 심사 지원 자료(ESD：examination support document)를 제출하도록 하는 것은, CAFC의 판례이기도 한 특허성의 심사 전권이 USPTO에 전속된다는 특허법 131조 4에도 위반된다고 하였음

□ 최종적으로 특허법 2조(b)(2)에서 정하는 USPTO의 규칙 제정 권한은 실질적인 법률 제정에까지 확장되는 것은 아니며, 이번 최종 규칙이 실질적인 개정에 해당하므로 이를 무효로 한다고 함. 이번 판결에 대해 USPTO가 불복으로 연방순회법원(CAFC)에 공소할 것이라는 전망도 있음