□ 특허 소송 자체는 지금까지도 흔히 있었던 일임. 사업을 하고 있는 회사들 간의 계쟁이라면, 특허를 서로 이용하는 크로스 라이선싱 계약을 맺어 해결을 도모하는 경우도 많음. 그러나 페이턴트 트롤은 직접 사업을 하고 있지 않기 때문에, “부르는 게 값”이라는 공격적인 태세로 라이선스 사용료를 요구함. 이러한 특허 남용으로 인해 산업 활동이나 발전이 저해될 위험성도 있음

□ 미국발 트롤의 활성화에 대한 원인 분석

o 미국에서 트롤의 활동이 활성화되는 이유 중 하나는 「고액의 손해배상」임. 그 근간에 있는 것은 특허가 제품의 일부에만 기여하는 경우에도 제품 전체의 가치를 배상액의 산출 기준으로 한다는 규정임. 따라서 다양한 특허가 복합적으로 이용되고 있는 전자기기 등은, 극히 일부의 특허 침해임에도 불구하고 제품 전체의 가치로 손해가 산정될 수밖에 없음

o 또 하나의 이유는 고의 침해가 입증되는 경우 재판관의 재량으로 배상액수가 3배로 증액된다는 것이며, 그 판단 기준이 피고에 불리하다는 의견이 있음

① 소송 절차 시 성실한 대응을 했는가
② 침해를 회피하기 위한 노력을 했는가
③ 침해 행위의 동기 등

o 과거 미국 연방순회항소법원(CAFC)의 특허 소송 실무에서는, 권리의 유효성과 침해가 인정되면 거의 자동적으로 피고의 사업을 금지하는 것이 가능했음. 따라서 기업은 사업 금지를 회피하기 위해 불리한 조건으로 페이턴트 트롤과 화해를 하는 경우도 있었음

o 또한 미국 전역에서 유통되고 있는 가전, 자동차가 대상 물품인 경우, 어느 지역에서는 제소가 가능하여 특허권자는 자신에게 유리한 지역을 선택(포럼 쇼핑)할 수 있음. 특히 텍사스주 동부지구 연방지방법원은 특허 침해에 대한 원고 승소율이 78%로 매우 높아(미국 평균 59%), 2002년에는 불과 32건이었던 소송 건수가 2006년에는 234건으로 급증하였음

□ 이처럼 페이턴트 트롤이 횡행하는 미국이지만, e-Bay v. Mercexchange 케이스와 같이 너무 지나친 특허 침해 인정하지 않는다는 대법원 판례도 있었음. CAFC가 e-Bay에 손해배상 청구 및 사업 금지를 인정한다는 판결을 내린 것에 대해, 대법원이 CAFC의 판결을 취소하고 지방 법원에 환송하여 두 회사 간에 라이선스료 지불에 의한 화해가 성립됨

□ 이 때 대법원이 지적한 사업 금지 기준은 직접 사업을 실시하지 않는 페이턴트 트롤은 충족시키기 어려운 것으로, 상대 기업의 약점인 ‘사업 금지’를 이용하는 전략에 제동이 걸렸다고 할 수 있음

① 회복 불가능한 피해를 입음
② 금전적 배상으로는 불충분함
③ 쌍방의 불이익 균형
④ 공공의 이익이 손상되지 않아야 함