∙ 2024년 1월 5일, 일본 특허청(JPO)은 2024년 4월 1일부터 시행되는 개정 상표법(商標法)에 따른 ‘콘센트 제도(コンセント制度)’¹⁾ 도입에 대한 안내사항을 발표함

- (주요내용) 동 발표의 주요내용은 다음과 같음
(1) ‘콘센트 제도’의 도입 배경
  ∙ 개정 전 상표법 제4조 제1항 제11호에서는 타인의 등록 상표(이하 선등록 상표) 또는 이와 유사한 상표로서 해당 상표에 관한 지정 상품·서비스 또는 이와 유사한 것에 대해 상표출원을 한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있음
  ∙ 해외에서는 선등록 상표와 동일 또는 유사한 상표라도 선등록 상표권자의 동의가 있으면 후행 상표의 병존등록을 인정하는 ‘콘센트 제도’가 도입되어 있음
  ∙ 한편 일본은 당사자 간의 합의만으로는 유사 상표에 대해 지정 상품 또는 서비스의 출처에 대해 오인·혼동할 우려를 배제할 수 없다는 등의 이유로 ‘콘센트 제도’의 도입이 보류되어 옴
  ∙ 그러나 중소·스타트업 등에서 지식재산을 활용한 사업을 할 때 브랜드 선택의 폭을 넓힐 필요성과 국제적인 제도 조화 측면에서 지속적으로 ‘콘센트 제도’의 도입 필요성이 제기됨

(2) ‘콘센트 제도’의 내용
  ∙ 개정 상표법 제4조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 제4항을 신설하여 제4조 제1항 제11호²⁾에 해당하는 상표라도 선등록 상표권자의 승낙을 받고, 선등록 상표와 출원 상표 사이에 혼동을 일으킬 염려가 없는 상표에 대해서는 등록을 허용함
  ∙ 또한 상표출원이 경합하는 경우 완화된 제8조(선출원)의 규정을 적용하여 같은 날에 2개 이상의 상표  출원이 있는 경우에도 ‘콘센트 제도’를 이용할 수 있게 됨
  ∙ 한편 ‘콘센트 제도’의 적용으로 병존 등록된 상표에 대해 등록 후 혼동방지를 담보하기 위해 다음과 같은 규정을 허용함
   ① 제24조의4(상표권의 이전과 관련한 혼동방지표시청구)에 따라 한쪽 권리자의 사용으로 인해 다른 권리자의 업무상 이익이 해칠 우려가 있는 경우 해당 사용에 대해 선행 등록 상표와 출원 상표 간의 혼동을 방지하기 위해 적절한 표시를 할 것을 청구할 수 있음
   ② 제52조의2(부정사용 취소심판)에 따라 어느 일방의 권리자가 부정경쟁의 목적으로 다른 권리자의 업무에 관한 상품 또는 서비스와 혼동을 일으키는 사용을 한 때에는 누구든지 그 상표등록의 취소에 관하여 심판을 청구할 수 있음

(3) ‘콘센트 제도’ 관련 심사
  ∙ 상표법 제4조 제4항의 적용을 판단하기 위해서는 선등록 상표권자의 동의 및 선등록 상표와 출원 상표 사이에 혼동을 일으킬 우려가 없음을 증명하는 서류의 제출이 필요함
  ∙ 해당 서류가 제출되면 심사관은 선등록 상표와 출원 상표에 대한 구체적인 사정을 고려하여 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함
  ∙ 판단기준 등과 같이 구체적인 심사 관련 사항은 JPO 산하 산업구조심의회 지적재산분과회 상표제도소위원회(産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会)의 상표심사기준 워킹그룹(商標審査基準ワーキンググループ)에서 검토를 진행하고 있음


1) Consent Agreement. 한국의 ‘상표공존동의제도(Trademark Coexistent Agreement)’와 유사한 제도임. 관련 내용은 다음의 링크 참조:
https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=3&bd_item=0&po_item_gb=2&po_item_cd=&currentPage=2&po_no=12680