□ 최근 미국 행정 및 연방 법원의 판례 흐름은 수많은 미국 상표 출원 및 등록의 유효성에 위협을 가하고 있음. 브랜드의 개발과 유지에 많은 시간과 돈을 투자해온 기업이 자신의 브랜드에 대한 가치있는 권리를 잃을 수 있는 상황임

□ 사용에 근거한 상표 출원인 및 등록권자는 종종 당해 상표가 사용되는 상품 및 서비스를, 기술적으로 상표가 함께 사용될 수 없는 상품과 서비스를 포함하기도 하면서 넓게 서술함. 출원 중이거나 등록된 상표가 일부 상품이나 서비스에 사용되었다면, 미국 특허상표청(USPTO)은 일반적으로 당해 허위 진술을 고의가 없는 것으로 취급하고, 관대하게 등록의 변경을 허용하였음

□ 이러한 원칙이 변경되었음. 만약 상표가 사용에 근거한 상표 출원 또는 갱신 출원에서 특정한 상품 또는 서비스 각각에 사용되지 않고 있지 않다면, 등록은 부정을 이유로 취소될 수 있으며, 자유로이 변경할 수 없다는 행정 및 연방 법원의 태도가 증가하고 있음. Lanham 법에 따르면, 상표 보유자가 부정 등록을 한 경우에는 처벌을 받을 수도 있음

□ 기업으로서는 외국 상표 등록을 근거로 한 사용 등을 포함하여 “상표의 사용” 쟁점과 관련하여, 등록·출원에 대한 기존의 상표 포트폴리오를 재검토하여야 함. 자발적으로 실수를 교정하기 위하여 상표 등록을 변경한 상표 보유자로서는 상표 등록이 부정한 것으로 취급되는 위험을 실질적으로 감소시키거나 제거할 수 있음

□ 제3자 이의신청을 기다리다간 상표 보유자로서는 상표 취소의 실질적인 위험에 직면할 수 있음. 이후 출원 역시 이러한 환경을 고려하여 이루어져야 함. 상표의 출원의 갱신의 기획에 있어서는 특별한 주의가 요함. 사용에 근거한 상표 출원 또는 갱신 출원에서 밝힌 각각의 상품 또는 서비스에 대하여 상표가 사용되고 있다는 증거를 수집·관리하여야 함

□ 상표의 사용과 관련한 쟁점이 있는 등록 상표와 관련한 집행 절차를 시작하기 전에는 전문가에게 자문을 구하여야 함. 침해 주장에 대한 방어 수단으로 부정하게 이루어진 등록을 제기할 가능성에 대하여 자문을 구하여야 함