□ 유럽의 브랜드 소유자들은 상표권자의 보호 범위를 확대시킨 유럽 사법재판소(ECJ)의 L'Oréal v. Bellure 등에 대한 판결을 환영할 것임. 현재 침해자가 타인의 상표를 이용하여 자신의 제품을 홍보할 경우 상표권자의 기호가 위험한 상태에 처하지 않게 되었다 하더라도 상표권자가 보유한 기호에 대한 “불공정 이익”을 취한 것으로 성립됨

□ ECJ는 상표법의 차원에서 “불공정 이익”의 성립과 비교 광고 변호를 명확히 규정함으로써 상표권자는 모방자들이 유명 브랜드에 무임승차하는 것을 막을 수 있게 되었으며 모방자들은 더 이상 비교 광고 변호를 이용하여 책임을 회피할 수 없게 되었음

배경과 사실

□ 유럽의회지침(Council Directive, EC) No. 89/104(이하 “지침”)는 유럽 연합 내 모든 상표법의 토대로써 각국은 이 지침을 자국의 상표법에 적용하였음. 유럽 연합 전역의 상표권이 조화를 이룰 수 있도록 유럽 연합 내 국가 법정은 필요하다고 판단할 경우 유럽 사법재판소에 법률 조회를 할 수 있음. 이를 통해 내린 유럽 사법재판소의 결정은 유럽 연합 전역에서 구속력을 가지며 이는 모든 유럽 연합 국가 법정에서 동일한 방식으로 법률을 해석하도록 하는 목적을 가지고 있음

□ 본 사건의 내용은 다음과 같음

o L'Oréal의 유명 향수 브랜드인 Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs, Noa와 제삼자가 L'Oréal 브랜드를 복제하여 비슷한 향으로 만들어 시판한 저렴한 향수 브랜드 사이에 분쟁이 발생하였음. L'Oréal은 두 건의 고소를 제기함. 첫째 소매업자들에게 L'Oréal 브랜드 제품과 비슷한 향을 가진 제품을 표시한 비교 목록을 만들어 제공함. 둘째 비슷한 향을 가진 모조품은 L'Oréal의 등록 상표와 유사한 포장과 병에 담겨 판매됨

o L'Oréal의 문자 기호는 피고의 제품 비교 목록에서 동일한 형태로 복제되었으며 L'Oréal은 이에 대해 지침의 Article 5(1)(a)에 따라 소송을 제기함. L'Oréal은 Article 5(1)(a)에 따른 소송을 진행하기 위해 제삼자가 동일한 제품에서 문자 기호의 권리를 침해하였음을 입증해야 했음. L'Oréal의 주장에 대해 피고는 상표권자(L'Oréal)의 상표를 이용하는 행위가 L'Oréal 상표의 본질적인 기능에 해를 입히지 않았다는 변론을 하였음. 이는 비교 광고 관련법에서 허용된 것임. 즉 L'Oréal 상표에 대한 “불공정 이득”으로 성립되지 않음

o 향수병과 포장 상표에 대해 L'Oréal은 Article 5(2)에 따라 소송을 제기함. L'Oréal은 자사의 병과 포장 상표가 유명 상표임을 입증하고 피고가 해당 상표와 유사한 병과 포장을 이용하는 것이 유명상표에 대한 “불공정 이득”을 취한 것임을 입증해야 했음

□ 영국 항소법원(English Court of Appeal)은 Article 5(1)(a)와 Article5(2)의 변호를 위한 맥락에서 “불공정 이익”이 무엇을 의미하는지 유럽 사법재판소에 명확히 정의해줄 것을 요청함

결과

□ 유럽 사법재판소는 영국 항소법원의 질문에 브랜드 소유자에게 상당히 유리한 답변을 제공함. 결국 유럽연합 내 법정에서 브랜드 보유자가 상표의 명성을 입증할 경우 상표권의 보호 범위는 상당히 넓어지고 제삼자가 유명세를 이용하여 이득을 취할 가능성을 방지하게 됨. 비교 광고 변호의 측면에서도 비교 목록(불법 복제자가 상표권자의 브랜드를 인용한 목록)에서 상표권자의 기호를 이용하는 것은 이제 비교 광고 규정을 통한 보호범위에 해당하지 않게 되었음

“불공정 이익”이란 무엇인가

□ L'Oréal이 Article 5(1)(a)에 따라 제기한 고소의 변론에 대하여 유럽 사법재판소는 광고자가 비교 광고에서 명시적으로, 또는 암묵적으로 판매 제품이 유명 제품의 모조품이나 복제품임을 나타낼 경우(예: 소매업자들에게 제공된 비교 목록) 소매업자가 얻은 이득은 불공정한 것으로 결정. 이는 Article 5(1)(a)에 따라 제기된 소송의 변론이 적용되지 않음을 뜻함. 이는 상표권자의 기호가 본질적인 기능상의 위험을 겪게 되지 않은 경우에도 적용됨

□ Article 5(2)의 “불공정 이득”의 해석과 관련하여 유럽 사법재판소는 다음과 같은 원칙을 정하였음
(i) 상표는 소송이 제기된 국가에서 유명한 상표여야 함(또는 공동체 상표(Community Trademark)인 경우에는 EU 전역)
(ii) 제삼자가 이용한 기호는 상표권자의 기호와 연관이 있어야 함. 이 “연관성”은 대중에게 혼란을 일으키지 않는 경우에도 인정됨
(iii) 제삼자의 기호는 의도적으로 상표권자의 기호의 명성을 이용하여 다음을 야기해야 함
(a) 상표권자의 기호로부터 매력, 명성, 위신 등의 이익을 얻음
(b) 경제적인 보상을 하거나 스스로 필요한 노력을 하지 않고 상표권자가 마케팅에 들인 노력을 이용함

□ 따라서 제삼자가 상표권자의 상표를 이용하여 자신의 브랜드를 홍보하고 위의 (i), (ii), (iii)에 해당하는 경우 상표권자는 자신의 권리를 이용하여 충분히 그러한 행위를 막을 수 있음

영국에 미치는 영향

□ 역사적으로 영국은 상표의 본질적인 기능 손상에 초점을 두고 상표권자의 보호범위를 좁게 해석했음. 유럽 사법재판소가 Article 5(2)의 차원에서 내린 L'Oréal 건의 판결에 따라 영국은 이제 “불공정 이익” 으로 성립되는 모든 요인을 고려하여 더 넓은 접근방식을 취할 필요가 있음.

독일에 미치는 영향

□ 불공정 경쟁의 관점에서 유럽 사법재판소는 복제 제품의 이름을 분명히 나타낸 비교 목록의 이용이 상표권자의 명성을 불법적으로 이용하는 것이며 불공정 경쟁으로 성립된다는 독일 법정의 일관된 결정을 인정하게 되었음

□ 독일 상표법의 관점에서 볼 때 유럽 사법재판소의 결정은 상표권자들이 제삼자의 침해 행위가 원본 상표에 손해가 됨을 주장해야 하는 기존의 접근 방식을 뛰어넘을 수 있는 길을 마련함. 유럽 사법재판소의 결정은 상표의 소통, 투자, 광고 기능을 강화하였으며 이러한 기능들은 앞으로 더 많이 이용될 것으로 보임