□ 미국 특허상표청의 심사절차 변화와 최근의 법정 판결은 특허상표청 절차를 무작위적이고 예측할 수 없게 함으로써 발명에 대한 특허 보호의 의지가 있는지 의심을 사게 되었음

특허 승인율 감소에 따른 문제점 대두

□ 특허상표청의 특허출원 승인율은 수년 사이에 평균 60%이상에서 2008년 44%로 급격히 감소하였음. 이러한 승인율 감소의 원인으로는 혁신을 저해하는 “불량” 특허를 지적하는 언론 보도로 인한 것임. 특허상표청은 이를 지적하는 언론 보도에 대응하여 특허출원을 철저히 조사하는 엄격한 절차를 마련함. 새로운 특허 심사 절차에는 특허 가능한 것으로 결정된 출원물을 심사관에게 다시 보내 추가 검토를 받도록 하는 절차가 포함됨으로써 이전에 심사를 통과하였던 특허출원이 특허를 받지 못하게 되기도 하였음. 반면 특허 심사를 통과하지 못한 출원물의 경우에는 이와 같은 재심사가 적용되지 않음.

□ 특허상표청은 특허 승인율의 감소에 대하여 통계적으로 특허의 수를 조절하는 것이 아니며 특허를 허용할 가치가 있는 출원물은 특허를 받게 된다는 점을 반복하여 강조함. 최근의 엄격한 절차는 “품질 관리”로 인한 것이며 결코 통계 수치 조절을 위한 것이 아님. 하지만 2년 전 한 특허상표청 임원은 워싱턴 D.C.에서 열린 연례 미국 지식재산권법 회의에서 전적으로 통계적인 차원에서 승인율을 크게 감소시켰음을 언급한 적이 있음

□ 승인율 감소를 야기한 다른 요인으로는 특허상표청 심사관의 편성 변화가 있음. 미숙한 심사관들은 자신이 특허를 허용한 출원물이 반환되어 성과 검토를 받기를 원치 않음

□ 또한 현재의 경제적 상황으로 인하여 발명가들이 변호사 비용과 특허상표청에서 부과하는 수수료를 감당할 수 없어 특허 출원이 급격히 감소하였기 때문임. 그 결과 특허청은 2009년 100,000,000달러의 수수료 예산 부족에 직면하게 됨. 이러한 수익 부족으로 인하여 특허상표청은 수수료를 이미 수년 전에 납부한 700,000건 이상의 출원물이 심사를 기다리고 있음에도 불구하고 심사관의 고용을 동결함. 또한 특허 승인율이 감소함으로써 특허 유지를 위한 수수료가 줄어들고 앞으로의 수익이 더 줄어들게 되었음. 근시안적인 정책으로 인하여 말 그대로 “대재앙(perfect storm)"을 겪게 됨

□ 고용의 동결과 허용된 특허출원의 재조사라는 상황을 고려하면 가까운 시일 내에 심사관들의 태도가 변화할 가능성은 없을 것으로 보임. 심사관의 지극히 개인적인 직업 안정성으로 인하여 특허 승인율은 더욱 감소할 것임

□ 또한 최근 법정 판결에서는 불명료성으로 인하여 특허가 무효화되는 경우가 증가하고 있음. 불명료성(indefiniteness)은 발명품의 설명과 청구가 분명하지 않으며 투기적인 요소가 크다는 점을 의미함. 이러한 모든 현상들이 특허를 전방위적으로 공격하는 요소가 됨

David Kappos가 차기 특허상표청장 지명에 따른 변화

□ 특허상표청은 더욱 더 급격한 변화를 겪을 것으로 예상됨. 미국 대법원은 Bilski vs. Doll 소송의 심리를 실시할 것에 동의하였음. 이 소송은 무엇이 특허를 받을 수 있는지에 대한 문제가 포함되어 있으며 대법원의 결정은 현재의 "사업방법 특허(method patents)"에 대한 접근법을 변화시킬 수 있으며 "소프트웨어 특허"에도 영향을 줄 것으로 보임

□ 이는 IBM의 David Kappos가 차기 특허청장으로 지명됨에 따른 변화로 보이며, IBM은 사업방법과 소프트웨어에 대한 많은 특허를 출원하였으나 Bilski건에서는 사업방법 특허에 반대하는 의견서를 제출함. 물론 소프트웨어 특허의 승인은 옹호함

□ Kappos는 작년 사업방법 특허에 대해 “별다른 이유 없이 20년간의 독점권을 만들려는 것”이라 언급함. 따라서 Kappos가 소프트웨어와 사업방법 발명을 구분하고자 할지는 분명히 알 수 없음

새로운 특허상표청 체계 추진으로 해결방안 모색

□ 특허 승인율의 감소와 무작위적인 허용, 현재 특허청의 고용정책으로 인한 낮은 특허 승인 가능성, 우호적이지 않은 법원 판결, Bilski 판결 결과의 불확실성, Kappos의 지명 등을 고려할 때 출원인으로써 여러분은 다음과 같이 조치할 수 있음

o 특허 출원에 더 많은 시간과 돈, 노력을 투자하여 가능한 완벽하고 자세하게 특허 출원하였으며, 이전의 특허청 방침 하에서 일부 출원자들은 최선의 노력을 다 하지 않아도 되었으나 이제는 시간과 돈, 노력의 중요성이 분명해졌음. 상세한 출원을 통해 기존 기술과 출원된 청구내용을 분명히 구별할 수 있게 될 것임. 자세한 접근 방식은 또한 불명료성 문제를 피할 수 있음. 또한 특허청으로부터 첫 번째 조치를 받았을 때(심사관의 최초 통지로 대부분 거부에 해당) 상세한 출원 내용을 통해 여러 가지 대응책을 구성할 수 있음

o 특허상표청의 최초 조치에 대응하기 위해 필요한 모든 수정을 실시. 특허 심사관의 거부 통지를 받았을 때에는 필요한 모든 수정을 실시함으로써 심사관이 거부를 철회하지 않을 경우 직접 심판을 청구할 수 있도록 해야 함. 필요한 경우 전문가의 진술이나 기타 근거를 보충자료로써 특허청에 제출할 수 있음

o 심사관이 여러분의 특허를 최종적으로 거부할 경우에는 다시 제출하는 대신 심판을 청구. 이를 통해 여러분이 심판청구 이유서(Appeal Brief)에 포함된 법적 내용을 모두 준비하였음을 심사관에게 알리게 됨

□ 특허 심사관이 특허 거부를 취소하지 않으면 소송을 진행함. 특허 출원을 원한다면 다른 선택의 여지가 없음. 물론 이는 특허항소심판원(Board of Patent Appeals and Interferences)에게 업무 부담을 더할 수 있겠지만 특허청의 방침을 바꾸도록 할 가능성도 있음