□ 제조업체들은 세계상품코드(Universal Product Codes, UPCs)를 이용하여 자사에서 제조한 제품을 쉽게 추적하고 있음. 하지만 일부 소매업체들은 UPC 라벨을 제거하고 이른바 “회색시장(grey market)" 상품(합법적이나 승인되지 않은 비공식 경로를 통해 구매한 제품)을 판매하고 있음. 최근 연방법원은 UPC를 제거하거나 변경하여 판매하는 행위에 대해 구찌 핸드백 모조품을 판매하는 것과 같은 상표권 침해를 적용할 것으로 경고함
□ LeClairRyan's Corporate Group에서 다양한 지식재산권과 기술 사안을 처리하고 있는 Tara A. Branscom은 UPC 라벨이 제거된 Davidoff 향수 판매에 관한 이 소송이 오늘날 국제시장의 상표권 강화를 나타낸다고 설명함
o 미국 제 2 항소순회법원은 6월 19일 판결에서 UPC 라벨이 소비재 제조업체들의 중요한 품질보호 수단임을 인정한 원심을 확정하였음. Branscom에 따르면 이 판결은 UPC 라벨이 없는 상품을 판매할 경우 상표권 침해 소송을 당할 수 있다는 분명한 경고임
o Davidoff 와 같은 제조사들은 UPC를 추적 용도로 이용하는 한편 모조품을 색출하기 위해서도 이용하고 있음. 제조사들은 모조품을 판매한 소매업체와의 소송에서 품질 유지를 위한 노력을 인정받아야 유리한 판결을 받을 수 있음
□ Branscom에 따르면 이 판결의 전제조건은 소매업자들이 UPC가 없는 제품을 판매하여 제조사의 품질 관리 조치를 파괴했다는 것임. 또한 제 2 항소순회법원의 판결은 제조사들이 조치를 취하기 전에 먼저 품질관리 조치를 확립해야 한다는 점을 의미함. 즉 상표권자들은 자사의 품질관리 절차를 증명하여 소매업체의 UPC 제거 제품 판매가 자신의 상표 가치를 하락시켰음을 입증해야 함
□ 2006년 Zino Davidoff는 Davidoff의 제품의 모조품으로 추정되는 제품을 판매한 편의점 체인을 고소함. 소송과정에서 Davidoff는 편의점 체인의 재고 중 16,600개에서 UPC와 라벨이 제거되었음을 발견함. Davidoff UPC 라벨이 제거된 상품에 대한 청구를 추가하였으며 법원은 UPC가 제거된 Davidoff상품 판매중단 요청을 인정함
o 편의점 체인은 이러한 UPC 제거 상품이 Davidoff의 상표를 변경하지 않음으로써 진품 가치를 훼손하거나 상표권을 침해하지 않았다고 주장함. 제 2 순회항소법원은 이 주장을 기각했으며 UPC가 제조사의 품질관리 목적보다는 상업적 용도로 이용되었다는 주장 역시 받아들이지 않음
o 법원은 UPC 시스템으로 Davidoff가 추가 이익을 얻었다는 사실만으로 UPC의 품질 훼손 및 위조 방지 기능을 무시할 수 없다고 결정함. Davidoff가 편의점에서 품질이 열악한 상품의 판매를 입증하지 못했다는 주장에 대해서는 법원은 상표권자가 보유한 권한은 품질의 관리에 대한 권한이며 실제 상품의 품질은 관련이 없다는 견해를 밝힘
o 법원은 또한 UPC의 훼손은 향수와 같은 사치품의 가치를 손상시킬 수 있다고 설명함. 포장이 불완전한 제품을 선물로 전하고자 하는 구매자는 선물이 싸구려나 불법 제품으로 보일 위험을 감수해야 한다고 설명
□ Branscom은 이 소송이 제조사와 소매업자 모두에게 경고를 주는 것이라 설명함. 상표는 구매 대중에게 상품이 어디에서 판매되었든 품질은 동일하다는 확신을 줌. UPC 라벨과 같은 위조방지 장치는 상업적인 기능과 품질 관리 기능을 모두 갖추고 있으므로 소매업자는 이를 제거하거나 변조해서는 안됨. 또한 제품의 품질을 보호해야 하는 상표권자는 실질적으로 효과가 있는 품질 관리 조치를 지속적으로 준수해야 함