∙ 2024년 2월 21일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허항소위원회(PTAB) 절차에서의 수석 변호인 실무 요건에 관한 완화된 규칙을 제안함

- (배경) 미국 발명법(AIA)은 PTAB 절차에서 USPTO에 등록된 실무자에 한하여 수석 변호인(Lead Counsel)으로 인정하고 있으며, 비자격 전문가¹⁾는 해당 사건에 대해 PTAB에서 별도의 허가를 받은 경우에 한해 보조 변호인(Back-up Counsel) 역할로 참여가 가능함
  ∙ 지난 2022년 10월, USPTO는 지역 사회에서 수석 변호인 자격 소지자 및 보조 변호인으로 인정될 수 있는 인적 자원의 부족 현상에 따라 PTAB 절차에 참여하고자 하는 실무자에 대한 진입 장벽을 낮추면서도, 변호인의 서비스 품질을 보장하기 위해 공개의견(RFC)을 요청한 바 있음²⁾ 

- (주요내용) USPTO는 PTAB에서의 업무 수행 허용에 관한 규칙을 개정하여 당사자에게 AIA에 따른 절차에서 비등록 실무자를 지정할 수 있는 옵션의 제공을 제안하였으며 그 주요내용은 다음과 같음
  ∙ 기존에 USPTO에 등록되지 않은 실무자 중에서 특정 PTAB 절차에서 인정된 ‘pro hac Vice’³⁾ 변호인을 수석 변호인으로 지정할 수 있도록 함
  ∙ 심판 당사자가 2명의 변호인을 고용하기 어렵다는 사실과 정당한 사유를 입증하는 경우 보조 변호인을 지정해야 하는 의무를 면제하도록 함
  ∙ 이전에 다른 PTAB 절차에서 수석 변호인으로 인정받은 경우 해당 변호인을 다시 활용할 수 있는 간소화된 대체 절차를 수립하도록 함
  ∙ 이전에 수석 변호인으로 인정받은 변호인은 수석 변호인으로 인정받기 위해 작성한 진술이 부정확한 경우 등에 대해서 PTAB에게 알려야 할 의무가 있음을 명확히 함

- (관련내용) USPTO의 캐시 비달(Kathi Vidal) 청장은 “이번 규칙의 제안은 실무 접근성 확대 및 개인·소규모 기업의 비용 절감을 위한 USPTO의 지속적인 노력의 일환으로 PTAB 절차상 실무 요건을 완화함으로써 강력하고 신뢰할 수 있는 지식재산권 등록 및 유지 목표를 훼손하지 않으면서 혁신 생태계에 더 많이 참여할 수 있는 기회를 확대할 것”이라고 강조함


1) 기사에 언급한 비자격 전문가는 특정 사건의 PTAB 절차가 진행되는(해당 PTAB가 소재하는) 주(州)에서 변호사 자격이 인정되지 않는(다른 주(州)의 변호사 자격을 가지고 있는 자 또는 기타 특정한 사안에 대해 법적, 과학적, 기술적 전문성을 인정받아 PTAB의 승인을 받은) 전문가 등을 의미함.