∙ 2024년 2월 27일, 유럽연합 사법재판소(CJEU)는 특허협력조약(PCT)에 따라 출원된 선행 PCT 국제출원을 근거로 후속 등록공동체디자인(RCD)에 대해 우선권을 주장할 수 있는 기간에 대해 판결함

- (주요내용) 동 사건은 PCT 국제출원의 선출원자가 후속 등록공동체디자인(RCD)에 대해 우선권을 주장할 수 있는 기간 등과 같은 구체적인 조건이 주요 쟁점이 되었으며 판결의 주요내용은 다음과 같음

(1) 사건의 배경 
∙ 2018년 10월 24일, 독일의 디자인 기업 ‘KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR(이하 KaiKai)’은  유럽연합 지식재산청(EUIPO)에 2017년 10월 26일 출원한 PCT 국제출원¹⁾을 근거로 우선권을 주장하며 스포츠 장비 등에 대해 12개의 등록공동체디자인을 출원함
∙ 2018년 10월 31일, EUIPO 심사관은 KaiKai의 등록공동체디자인 출원 자체는 수리하였으나 PCT 국제 출원의 출원일에서 6개월의 기간이 지난 후에 등록공동체디자인 출원이 이루어졌다는 이유로 우선권 청구를 거절함
∙ EUIPO 심사관은 이번 사건이 원칙적으로 유럽 등록공동체디자인 규정(CDR) 제41조 제1항²⁾에 규정된 파리협약 또는 WTO 설립 협정의 당사국 또는 그 승계인을 위하여 ‘디자인권 또는 실용신안’을 출원한 자는 ‘동일한 디자인 또는 실용신안’에 대한 등록공동체디자인 출원을 목적으로 ‘최초 출원일로부터 6개월’ 간 우선권 청구할 수 있다는 내용이 적용되는 것이라고 밝힘
∙ 이에 PCT 제2조 특허의 광범위한 정의에 CDR 제41조 제1항의 실용신안도 포함된다는 점을 고려할 때 우선권 주장 자체는 인정할 수 있지만 PCT 출원을 근거로 한 등록공동체디자인 우선권 주장에는 6개월의 기간이 적용되므로 본 사건에서는 이를 준수하지 않았다고 판단하며 2019년 1월 16일 결정으로 모든 등록공동체디자인 출원에 대한 우선권을 인정하지 않음

(2) EUIPO 항소위원회(Board of Appeal)의 판단
∙ 2019년 3월 14일, KaiKai는 심사관의 결정에 대해 EUIPO에 항소를 제기하였으며 EUIPO 항소위원회는 선출원한 PCT 국제출원을 근거로 우선권을 주장하며 후행 등록공동체디자인 출원하는 것에 대해 파리협약 상에 적용할 수 있는 규정이 없다고 판단함
∙ 따라서 심사관이 CDR 제41조 제1항을 올바르게 적용했으며 KaiKai가 2017년 10월 26일 PCT에 따라 출원한 국제출원에 대해 출원일로부터 6개월 이내, 즉 2018년 4월 26일까지만 우선권을 주장할 수 있다고 판결하며 항소를 기각했으며 이에 KaiKai는 2019년 8월 20일 EU 일반법원(general court)에 항소함

(3) EU 일반법원의 판단
∙ EU 일반법원은 비록 CDR 제41조 제1항에서 특허에 근거하여 청구된 우선권을 명시적으로 규정하지는 않았지만, EUIPO 항소위원회가 PCT의 전체적인 체계에 비추어 해당 조항을 광범위하게 해석함으로써 법적으로 오류를 범한 것은 아니라고 판단함
∙ 그러나 CDR 제41조 제1항은 PCT 국제출원의 우선권 주장 기간에 대해 후행 출원이 디자인 출원이라는 명확한 규정이 없으므로 해당 규정의 공백을 메우기 위해 해당 파리협약
제4조³⁾에 따라 해석해야 한다고 판시함
∙ 파리협약에도 그러한 상황에 적용되는 우선권 기간에 대해서는 명시적으로 규정되어 있지 않지만 우선권 제도의 내재적 논리 등에 따라 원칙적으로 우선권 기간을 결정하는 것은 선출원 된 권리가 기준이 되어야 함을 명확히 함
∙ 따라서 파리협약 제4조의 해석에 근거하여 ‘선출원 된 지식재산권인 특허출원을 기준’으로 하여 우선권 주장 기간을 12개월로 판단하고 EUIPO 항소위원회가 KaiKai의 PCT 국제출원의 우선권 주장 적용 기간이 6개월이라고 판단한 것은 법률상 오류가 있다고 판결함

(4) 유럽연합 사법재판소의 판단
∙ EUIPO는 일반법원의 판결에 대해 CDR 제41조 제1항을 배제하고 파리협약 제4조를 직접적으로 적용한 것에 문제를 제기하며 유럽연합 사법재판소에 해석을 요청함
∙ 유럽연합 사법재판소는 TRIPS 협정에서 우선권에 관한 직접적인 효력을 규정하고 있지 않고 파리협약은 선출원 된 특허출원을 근거로 하는 후행 공동체디자인출원 우선권 주장과 관련해 규정하고 있지 않기 때문에 파리협약 제4조의 규정을 통해서는 곧바로 우선권 주장을 도출할 수 없음을 명확히 함
∙ 또한 CDR 제41조 제1항 규정에 따라 ① 디자인 출원과 ② 실용신안 출원이라는 2가지 유형의 선출원만이 해당 선출원일로부터 6개월의 기간 내에 후행 등록공동체디자인 출원에 대한 우선권의 근거가 될 수 있다는 것이 명백하다고 판시함

- (관련내용) EUIPO는 동 판결에 대해 유럽연합 사법재판소가 선행 PCT 특허출원을 근거로 우선권을 주장하며 등록공동체디자인을 출원할 때 ‘실용신안과 관련’되고 ‘6개월 이내’에 출원해야 한다는 요건을 명확히 한 것이며, EU 내 지식재산권법에서의 중요한 발전으로 법 적용의 명확성과 일관성을 보장하는 판결이라고 밝힘


1) PCT/EP2017/077469(2017년 10월 26일 PCT에 따라 제출된 국제 특허 출원).
2) 등록공동체디자인 규정(Council Regulation(EC) No.6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, CDR) 제41조 제1항  A person who has duly filed an application for a design right or for a utility model in or for any State party to [the Paris Convention], or to the Agreement establishing the [WTO], or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing an application for a registered Community design in respect of the same design or utility model, a right of priority of six months from the date of filing of the first application.
3) 파리협약 제4조에는 우선권 기간을 특허 및 실용신안의 경우 12개월, 디자인 및 상표의 경우 6개월로 규정함.