∙ 2024년 2월 12일, 미국 특허상표청(USPTO)은 출원인 및 USPTO 심사관에게 인공지능(AI) 지원 발명의 취급에 대한 명확성을 제공하기 위한 지침을 발표함 

- (배경) 이번 지침은 2023년 10월 미국 바이든(Biden) 대통령이 서명한 ‘AI의 안전성 확보 및 신뢰할 수 있는 AI 개발 및 활용을 위한 행정명령¹⁾’에 따라 작성됨

- (개요) 동 지침은 발명에 AI의 지원을 받은 경우, 발명에 대한 자연인의 기여가 특허를 취득하기에 충분할 정도인지를 판단하는 방법을 이해관계자와 심사관에게 제시하는 것임
∙ 구체적으로 AI의 지원을 받은 발명이 무조건 특허를 받을 수 없는 것이 아니라 자연인이 발명에 크게 기여한 경우 특허 보호를 받을 수 있음을 명확히 하는 것이라고 USPTO는 설명함

- (주요내용) 동 지침의 주요내용은 다음과 같음
(1) 특허 및 특허출원서에 기재된 발명자 및 공동발명자는 자연인이어야 함
∙ 2020년 4월, USPTO는 AI 시스템인 다부스(DABUS)를 발명자로 하는 특허출원에 대해 발명자는 자연인으로 한정된다는 이유로 거절했고, 연방항소법원(CAFC)도 자연인만이 발명자가 될 수 있다는 USPTO의 판단을 지지함

(2) AI를 활용한 발명은 발명자가 부적격하다고 해서 일률적으로 거절되는 것은 아님
∙ AI를 발명자로 기재할 수는 없지만, 발명에 AI가 사용되었다 하더라도 자연인이 발명에 현저하게 기여한 경우, 그 자연인은 발명자(또는 공동발명자)로 인정받을 수 있음

(3) 현저한 기여(Significant Contribution)
∙ CAFC는 발명 과정에서 자연인의 기여도 평가와 관련하여 Pannu Factor²⁾라는 평가 요소를 제시하였는데 AI를 사용하여 발명을 창조하는 자연인도 이에 따라 발명에 현저한 기여를 해야 함
∙ 자연인은 각 청구항에 대해 현저한 기여를 해야 하고 한 명의 자연인이 AI 시스템을 사용하여 발명한 경우, 그 한 명의 자연인이 모든 청구항에 대해 현저한 기여를 해야 함
∙ 적어도 한 명의 자연인에 의한 현저한 기여가 없는 청구항이 포함된 경우 발명자 자격을 갖지 못함

(4) 가이드라인(Guiding Principles)
∙ AI 지원 발명에서 자연인의 기여가 현저한지 여부를 판단하는 것은 어려운 일이며, 명확한 테스트는 존재하지 않기 때문에 USPTO는 출원인과 USPTO 심사관의 판단에 도움을 주기 위해 AI 지원 발명에 대한 Pannu Factor 적용에 도움이 되는 원칙을 비포괄적인 목록으로 제공하고 있음
① 자연인이 발명의 창작에 AI를 사용했다고 해서 발명가로서의 기여가 부정되는 것은 아님
② AI 시스템에 문제(problem)만을 제시하는 자연인은 AI 시스템의 산출물에서 확인된 발명에 대한 발명가가 아닐 수 있지만 AI 시스템으로부터 특정 해결책을 도출하기 위해 특정한 문제를 고려하여 프롬프트³⁾를 구성하는 방식(the way the person constructs the prompt in view of a specific problem to elicit a particular solution)은 현저한 기여로 인정될 가능성이 있음
③ 발명이 실제로 수행되고 의도한 목적에 맞게 작동하는 것을 확인하는 과정(Reducing an invention to practice)은 현저한 기여라고 할 수 없으므로 AI 시스템의 산출물을 단순히 발명으로 인식·식별하는 자연인은 특히 산출물의 속성과 유용성이 통상의 기술자에게 명백한 경우 발명자라고 할 수 없음
④ 상황에 따라서는 특정 해결책을 도출하기 위해 특정 문제를 고려하여 AI를 설계, 구축 또는 훈련하는 자연인이 발명가가 될 수 있음
⑤ 단순히 발명에 사용되는 AI를 소유하거나 감독하는 자는 발명자라고 할 수 없음


1) 동 행정명령은 ① AI 안전 및 보안에 대한 새로운 표준 확립, ② 미국 국민의 개인정보 보호, ③ 형평성 및 시민권 증진, ④ 소비자 및 근로자 옹호, ⑤ 혁신 및 경쟁 촉진, ⑥ 미국의 글로벌 리더십 발전 등의 내용을 포함함.
2) ① 발명의 착상이나 실용화에 어떠한 중요한 형태로 공헌하는 것, ② 공헌이 발명 전체와 비교했을 경우에 불충분하지 않은 것, ③ 발명자에게 잘 알려진 개념이나 기술의 현상을 단순히 설명하는 것 이상의 공헌을 하는 것.
3) AI 모델에서 출력을 생성하기 위해 입력하는 텍스트를 의미함(출처: 삼성SDS 홈페이지).