미국, 생명과학 분야의 특허 재심사

□ BIO의 지식재산권 자문위원회(Intellectual Property Counsel Committee) 회의에서 USPTO의 중앙재심사부(Central Reexamination Unit)의 Gregory Morse가 재심사 처리에 대하여 발표하였음. Morse는 결정계(ex parte) 재심사와 당사자계(inter parte) 재심사를 비교하여 결정계의 경우 증가하였으나, 당사자계는  많이 제기되지 않았음. Morse는 중앙재심사부가 최고의 심사관들로 구성되어 있기 때문에 재심사의 품질이 매우 높다고 밝혔음

  o 결정계 재심사 : 이전의 특허나 인쇄된 공개 자료에 기초하여 신청한 미국 특허 재심사. 신청자가 특허권자가 아닌 경우(즉 “제3자 신청”) 참여권은 제한됨[MPEP 2209]

  o 당사자계 재심사 : 특허권자나 재심사 신청이 금지된 자에 해당하지 않는 자가 이전의 특허나 인쇄된 공개 자료에 기초하여 1999년 11월 29일 이후 출원에 대하여 신청한 재심사. 특허권자와 제3자 신청인 모두 참여권과 항소권을 가짐[MPEP 2609]

□ Fish & Richardson의 Chad Shear는 당사자계 재심사 기간이 매우 길다는 점과 피고인들이 연방순회항소법원의 기각율이 약 50% 정도임을 고려하여 재심사와 병행하는 소송 속도를 최대한 늦추어 재심사에서 좋은 결과를 얻고자 함을 지적하였음. 또한 소송 배심원들은 특허 침해 자체가 아닌 배상금과 고의성에 관심을 둔다는 점을 지적함

□ 재심사를 진행할 경우 각각의 특허 청구는 35 U.S.C. 282에 따라 유효한 것으로 간주하며 재심사의 진행 여부에 관계없이 청구권을 실시할 수 있음. 소송은 재심사와 함께 병행할 수 있으나 지방 법원의 결정에 따라 재심사 결과는 소송에 영향을 미칠 수 있음. 재심사 요청 시 특허 청구에 영향을 미치며 이전에 제시된 적이 없는 기술적 교의(teaching)를 최소한 한 가지는 마련해야 함

□ 재심사의 위험: 특허권자는 재심사 신청인이 제시한 특허 무효화 근거를 회피하기 위해 주의를 기울여 추가 청구를 실시할 수 있음. 재심사를 통해 특허가 그대로 인정되는 경우는 많지만 추가 청구로 인하여 재심사 신청인에게 소송이 청구될 위험이 있음