미국 생명공학 지식재산권 자문회의, 미결 특허소송 검토
 

□ 생명공학 지식재산권 자문회의(IPCC, Intellectual Property Counsels committee) 참석자들은 생명공학 분야에서 진행 중인 미결 소송들을 살펴보았음

□ Fish & Richardson의 John Dragseth는 대법원에 상고허가신청(Petition for a Writ of Certiorari)을 제기한 직후 Mayo vs. Prometheus 건을 개략적으로 설명하였음
  o 이 사건에서 연방 순회항소법원은 지방법원의 원심을 파기하고 환자 혈액 중 특정 화학물질 수준과 환자 건강의 상관관계에 관한 Prometheus의 특허 청구를 인정하였음
  o Mayo 건에 대한 법원의 답변은 해당 특허청구가 자연 현상에 해당하는지 여부의(자연 현상은 특허를 승인받을 수 없음) 판단 결과에 달려 있으며, 「환자의 테스트 결과와 환자의 건강 사이의 상관관계를 다룬 특허 청구는 35 U.S.C. § 101을 충족함으로써 자연스럽게 발생한 해당 상관관계의 모든 우선 이용권을 청구할 수 있는가」를 쟁점으로 판단하였음

□ Finnegan의 J. Michael Jakes는 Bilski vs. Doll의 소송에 대하여 설명하였음
  o 그는 현재 해당 소송의 변론을 준비 중이며 적요서는 작성을 마친 상태로 변론은 11월 9일로 예정되어 있음
  o Bilski 소송은 현재 65건의 의견서가 제시되었으며 이중 17건은 연방순회항소법원의 판결 지지, 22건은 반대 의견임. 나머지 26건은 어느 쪽도 지지하지 않고 있음

□ Bilski 건에 대하여 제기된 질문은 다음과 같음
  o 연방순회항소법원은 광범위한 특허 자격의 제한을 거부한 선례에도 불구하고 방법(process)이 35 U.S.C. § 101에 따라 특허성을 인정받기 위해서는 특정 기계나 장치와 결합되어야 한다거나 한 물체를 다른 성질이나 물체로 변형시켜야 한다는(“장치 또는 변형” 테스트) 잘못된 판결을 내렸는가
  o 특허자격을 판단하기 위한 연방순회항소법원의 “장치 또는 변형” 테스트는 여러 가지 비즈니스 방법의 특허 보호를 금지함으로써 특허로 비즈니스 수행 방법을 보호한다는 35 U.S.C. § 273의 분명한 입법목적에서 벗어나지 않았는가

□ Jakes는 정부에서 제출한 적요서가 Bilski 소송에서 CAFC에 의해 거부된 CCPA의 기술 테스트(technological arts test)를 부활시키고자 한다는 점을 지적하였음. 특허 심사관은 이 테스트를 적용하였으나 항고 및 저촉 심판소(Board of Patent Appeals)는 이를 적절하지 못한 테스트로 취소하였음. 기술 테스트는 기술이 항상 발전하며 테스트와 같은 범위로 머무르지 않는다는 점에서 문제가 있는 것으로 지적되었음