∙ 2024년 2월 28일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허 판단 요건 중 ‘자명성(Obviousness)’에 관련된 최신 업데이트 지침(Guidance)을 발표함

- (주요내용) 동 지침의 주요내용은 다음과 같음
(1) 배경 및 목적
∙ (배경) USPTO는 기존의 자명성 판단 기준이었던 ‘TSM(Teaching-Suggestion-Motivation) 테스트’가 지나치게 유연성이 없다고 하여 수정된 판단기준을 제시한 연방대법원(Supreme Court)의 2007년 KSR 판결¹⁾에 따라 자명성 판단에 있어서 유연한 적용을 실시해 옴
∙ (목적) 본 지침은 실질적인 규칙 제정에 해당하지는 않지만, 특허의 유효성을 결정함에 있어서 자명성 판단에 대한 유연한 접근을 요구하는 대법원의 요구로 인해 발생하는 몇 가지 혼란스러운 부분을 명확히 하고자 함

(2) 주요 업데이트 내용 
∙ (선행 기술의 범위를 파악하기 위한 유연한 접근방법) USPTO 심사관은 통상의 기술자(PHOSITA)²⁾ 관점에서 선행 기술을 평가할 때 ‘통상적인 창작 능력(ordinary creativity)’을 고려해야 함을 명백히 함
∙ (명확한 추론 및 증거의 필요성) 청구항이 자명하다는 판단을 내릴 때 USPTO 심사관은 관련 사실에 근거하여 심사관 자신의 추론을 명확하게 설명해야 하고 이러한 자명성과 관련된 모든 증거를 고려해서 최종적으로 판단해야 함을 상기시킴
∙ 특히 이번 개정 지침에서는 자명성 판단에 있어서 모든 발명에 일관적으로 적용할 수 있는 ‘one-size-fit-all’ 접근법은 없다는 점을 확인하고 USPTO 심사관은 이러한 자명성의 판단 시 법적 및 기술적 전문 지식을 모두 동원해야 한다고 강조함


1) KSR Int'l Co.v. Teleflex Inc.,550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007).
2) A person having ordinary skill in the art.