□ 미국, 소프트웨어 특허 요건 강화
○ 작년 미국 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)이 Bilski 사건에서 채택한 원칙에 근거하여 미국 특허항고심판원(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)이 소프트웨어의 특허 결정과 관련하여 엄격한 태도를 취하고 있음
- CAFC는 Bilski 사건에서 비즈니스 방법 특허에 초점을 둔 가운데, 소프트웨어 관련 특허의 특허성에 대한 해결을 미제로 남겼으나, 이는 소프트웨어 특허 심사 과정에서 심사관이 Bilski 판결의 유지를 어떻게 적용할 것인지에 관한 지침을 제공함
○ BPAI의 새로운 심판은 실제로는 8월에 발표되었으나, 최근에 이르러서야 선례로 적용할 것임을 밝힘
- 이는 비교적 드문 사례로, 미국의 특허 심사관들은 소프트웨어 관련 특허 출원 심사에서 이 조치를 고려해야 함
- 다만 이 사건에 대한 상고심에서 CAFC의 Bilski 소송 판결이 뒤집힐 경우, BPAI는 다시 지침을 마련해야 하므로 이번 결정의 수명은 짧아질 수도 있음
○ BPAI는 Bilski 사건의 판결 태도를 확대하는 경향을 보임
- 예컨대 Ex parte Gupta, Appeal 2008-2000, Application 10⁄014, 202, (BPAI, JANUARY 15, 2009) 사건에서는 데이터 처리 장치는 특정된 것이 아니며, 텔레비전 프로그램은 “물질적이고 유체물인 대상”이 아니라는 이유로 특허를 거절함
* 문제가 된 특허출원은 “품목 기반 클러스터링을 이용하여 관심 품목을 추천하는 양식 프로필 생성방법 및 장치”라는 제목의 이 특허로 사용자에게 텔레비전 콘텐츠를 추천하는 시스템을 출원한 것임
* 심사관은 대부분의 청구항을 Bilski 이전의 근거를 바탕으로 거절하였으나 BPAI는 작년 CAFC의 Bilski 판결에 근거한 새로운 소프트웨어 특허성 판단 기준을 이용하여 결정을 내림
○ Bilski 사건에서 CAFC는 발명이 특허성을 인정받기 위해서는 특정 기계나 물질의 변형을 포함해야 하는 것으로 판결함. 여기에서 해결되지 않은 문제는 일반적인 용도의 컴퓨터가 “특정 기계”의 범주에 포함되는지 여부임. BPAI의 새로운 결정에 따르면 이 문제에 대한 답은 “아니오”임
- 예를 들어 BPAI는 개인용 컴퓨터의 RAM이나 ROM과 같은 메모리, CPU 프로세서를 제외한 다른 장치 세부사항을 설명하지 않았다는 근거를 들어 청구를 거부한 바가 있음
○ 이 특허 출원은 품목 추천 알고리즘을 품목의 선택 방법과 이 방법을 수행하는 장치의 2가지로 청구함. BPAI는 장치 청구항에서 설명한 기능이 앞에 기술한 방법 청구항 내용과 동일하다는 점에서 두 청구항을 모두 인정하거나 거부해야 한다고 명시함으로써 2개의 청구항을 이용한 특허 출원 작전을 단호히 거부함
○ BPAI는 판결에서 수학적 알고리즘이 포함된 발명의 특허보호 여부를 결정하는 새로운 테스트를 발표함. 이 테스트에 따르면 발명은 실체를 가진 실용적인 출원으로 제한되며 실제 세계에서 이용할 수 있어야 함. 또한 실질적으로 모든 수학적 알고리즘을 포함하지 않도록 제한되어야 함
○ 이 테스트가 막연하고 복잡해 보이는 이유는 BPAI가 대법원과 CAFC가 마련한 틀 안에서 기준을 마련해야 하며 두 법원 중 어느 쪽도 특허성 사안에 명확한 결정을 내린 바가 없기 때문임. 대법원은 1970년대 소프트웨어 특허 대부분을 거부한 반면 CAFC는 1990년대 많은 소프트웨어의 특허성을 인정함
○ Bilski 사건의 판결 후 소프트웨어 특허의 결정은 다시 엄격해지는 듯 보였으나 법률은 아직 유동적이고 BPAI는 서로 상반된 전례를 조화시키기 위해 애를 쓰고 있는 것으로 보임
○ BPAI의 판결은 대법원의 Bilski 사건에 대한 대법원 판결의 중요성을 암시하고 있음. 대법원은 1981년부터 특허성의 문제에 침묵하고 있으나 CAFC는 특허를 강력히 옹호하고 있음. Bilski 판결은 지난 20여 년간의 특허 혼란을 잠재우고 보다 견고한 특허 자격을 마련하는 기회가 될 것임
