□ 미국, 논리적인 상식을 이용한 특허 자명성 결정

○ 2009년 12월 2일, 연방순회항소법원은 Perfect Web Technologies, Inc. vs InfoUSA, Inc.의 소송에서 미국 특허 No. 6,631,400('400 특허)이 자명하다는 지방법원의 판결에 동의하여 추론 과정이 충분한 논리를 갖춘 경우 자명성의 분석에 논리와 상식을 포함할 수 있다는 결정을 내림

○ 사건의 개요는 다음과 같음
  - Perfect Web은 대상 고객들에게 대량의 이메일을 전달하는 4 단계 방법을 특허청구범위로 하는 '400 특허를 소유하고 있음. ① 단계에서는 이메일 수신대상의 특성을 수신 집단에 맞추고 ② 단계에서는 대량 이메일을 수령자에게 전송, ③ 단계는 성공적으로 이메일을 수신한 수신자의 수를 계산, ④ 단계는 최소한의 이메일이 성공적으로 전달될 때까지 ①~③ 단계의 반복임
  - Perfect Web은 InfoUSA를 '400 특허 침해로 고소함. 하지만 Markman 구두심리(Markman hearing※)를 실시한 후 지방법원은 특허청구범위 해석 명령(claim construction order) 없이 InfoUSA의 약식판결 명령신청을 승인함. 지방법원은 Perfect Web의 특허청구범위 해석을 이용하여 ①~③에 제시된 단계는 선행기술에 이미 공개되어 있으며, ④ 단계가 실질적으로 모든 사람들에게 자명한 것으로 판결하고, 이에 Perfect Web은 항소함
   ※ Markman hearing : Markman 사건 이후, 몇 개의 지방법원에서 법관에 의한 특허청구범위 해석을 위하여, 심리가 진행되기 전에 소송당사자의 신청에 의하여 이루어지는 절차
  - 항소심에서 순회항소법원은 지방법원이 자명성의 판단에 상식을 적절하게 적용한 것으로 판결을 내림. 항소법원은 KSR International Co. vs Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)의 대법원 판결과 같이 상식은 선행기술 참조를 결합하거나 수정하는 근거가 될 수 있음을 지적함
  - 법원은 자명성 분석에서 상식을 이용하기 위해서는 사실적인 토대와 단정적인 일반화를 피한 합리적인 설명이 필요한 것으로 설명함. 법원은 자명성 분석이 Graham 요인(Graham factors※)을 뒷받침하는 증거에 의존하나, 인용이나 전문가 의견을 필요로 하지 않는 논리와 판단, 상식을 포함시킬 수 있다는 결정을 내림. 연방순회항소법원은 선행기술의 자명성 결론을 추정할 때 분석을 실시하고 추론과정을 기록할 것을 강조함
   ※ Graham factors : 자명성 판단에 있어서, ① 선행기술의 범위와 내용을 판단하는 것, ② 선행기술과 청구항과의 차이를 확인하는 것, ③ 발명당시의 기술수준을 감안하는 것, ④ 2차적 고려사항의 증거를 평가하는 것 등의 사실조사

○ 항소순회법원은 지방법원이 기록상의 증거를 추론근거로 이용하였으며, 상식의 이용을 적절하게 설명한 것으로 판결함
  - 법원은 Perfect Web이 선행기술의 ①~④ 단계가 성공을 달성할 때까지 잘 알려진 절차를 반복하는 것임을 인정하였으며, 지방법원은 세 가지 단계가 성공을 거두지 못한 경우 다시 시도하는 것은 어렵지 않게 생각할 수 있음을 지적함
  - 법원은 기술이 복잡할 경우 절차의 반복이 가진 가치를 확인하기 위해 전문가의 의견이 필요하나 본 사안의 경우 전문가의 의견이 필요하지 않다는 결정을 내림

○ 연방 순회항소법원은 본 소송에 전문가의 의견이 필요하지 않다는 결정을 내렸지만 지방법원의 결정을 뒷받침하는 전문가 의견을 언급함
  - 법원은 InfoUSA의 전문가 의견을 언급하였으며 이들은 확인과 전송, 계산 단계를 원하는 양에 도달할 때까지 반복하는 것은 자명하다는 의견을 제시함
  - Perfect Web의 전문가는 '400 특허가 자명하지 않다는 의견을 제시하였지만 법원은 이 의견이 직접적으로 관련이 없는 선행기술에 기초한 것으로 약식 판결을 막을 수 없다는 결정을 내림

○ 연방 순회항소법원은 지방법원이 타당성을 결정하기 전에 특허청구범위를 해석해야 했다는 Perfect Web의 주장을 기각함. 여기서 순회항소법원은 지방법원이 Perfect Web의 특허청구범위 해석을 인정하였으나 청구의 내용은 ①~③ 단계 반복의 자명성과 관련이 없었으며, Perfect Web은 자명성의 분석을 바꿀만한 특허청구범위 해석을 제시하지 못했음을 지적함

○ 청구의 자명성을 결정한 연방순회항소법원은 자사의 발명이 오랫동안 충족되지 않은 필요성을 충족하였다는 Perfect Web의 주장을 기각함. 법원은 어떠한 문제가 언제 먼저 발생하여 얼마나 오래 충족의 필요성이 유지되어 왔는지를 나타내는 증거가 없다는 점을 지적함. Perfect Web의 전문가는 '400 특허가 효율성을 개선하였다는 증언을 하였지만 법원은 실제 마케팅 비용이나 시간의 절감, 이메일을 삭제하는 소비자 수의 감소 등 입증 데이터의 부족으로 인하여 이를 인정하지 않음. 법원은 부차적인 고려사항의 증거는 명백한 자명성을 극복할 수 없음을 강조함

○ 법원은 자명성으로 인한 '400 특허의 무효를 결정하였기 때문에 '400 특허의 다른 무효 근거는 설명하지 않음
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