□ 미국, 고의적인 무관심으로 인한 유도침해 판결
○ 2월 5일 연방순회항소법원(CAFC)이 내린 SEB (T-Fal) v. Montgomery Ward & Co.의 판결은 유도침해에 대한 의문점을 다룸
- 35 U.S.C. 271(b) 규정을 보면 적극적으로 특허의 침해를 유도하는 자는 침해와 같은 책임이 따름
- 침해 혐의자가 자신의 행동이 침해행위로 이어질 것임을 알기 위해서는 침해 대상 특허를 인식하고 있어야 한다는 연방순회항소법원(CAFC)의 2006년 DSU Medical v. JMS의 판결에 근거하여, 피고는 특허에 대해 몰랐기 때문에 침해를 할 수 없다고 주장하게 됨
○ CAFC는 먼저 DSU Medical 사건의 언급이 재판관의 부수적 의견임을 언급한 가운데, 고의(knowledge)의 요건을 좀 더 구체화함. SEB 사건에서 법원은 특허권에 대한 고의적인 무관심은 유도침해 결정을 내리는데 충분하다는 결정을 내림. 따라서 특허권자는 침해자가 실제로 특허에 대하여 알았는지에 대한 직접적인 증거를 제시하지 않고도 유도침해를 주장할 수 있게 됨
○ 법원은 고의적인 무관심(deliberate indifference)과 ‘알고 있어야 함’ (should-have-known) 기준의 차이를 구분함
- 법원은 고의적인 무관심이 ‘알고 있어야 함’ 기준에 따를 필요는 없다는 대법원의 판단을 지적함. Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825, 840 (1994) 소송에서 후자는 객관적인 기준이 적용된 반면 전자는 피고가 명백한 위험을 알고 있었고 무시하였다는 주관적인 판단이 적용됨
- 예를 들어 침해 혐의자는 특허의 존재에 고의적인 무관심을 나타내는 것이 명백한 위험을 인식하지 못한 것에 해당하는 경우 소송에 패소할 수도 있음. 고의적 무관심의 기준은 실제 인식과 다르지 않으나 그 형식에서 차이가 있음. United States v. Carani, 492 F.3d 867 (7th Cir. 2007) 참조(고의적인 회피는 사실 인식을 배제한 기준이 아니며 단순히 사실 인식과 입증 방법이 다를 뿐임)
○ CAFC는 피고의 고의적인 특허침해 위험 무시에 충분한 근거가 있다는 지방법원의 판결에 동의함. 특히 CAFC는 (1) 피고가 SEB의 제품을 복제하고 (2) 사용권한 조사를 실시하기 위해 변리사를 고용하였으나 SEB 제품의 복제 사실을 밝히지 않았으며 (3) 피고 기업의 사장이 미국 특허법을 잘 알고 있었다는 점을 강조함. 이와 같은 사실을 고려하여 법원은 고의적인 무관심의 증거가 충분하다는 판결을 내림
- 변호인에게 복제 사실을 알리지 않는 것은 고의적인 무관심으로 인정될 가능성이 매우 큼