◯ 3월 8일, 연방순회항소법원은 Ajinomoto社의 특허가 35 U.S.C. 112에 제시된 최적 실시례의 기재 요건(the best mode requirement)을 충족하지 못 하였다는 미국 국제무역위원회(ITC)의 결정을 확정함(Ajinomoto Co., Inc. v. International Trade Commission, 2009-1081)
 - 해당 특허는 GM E.coli를 이용한 L-lysine 제조방법과 관련한 것으로 상당히 포괄적인 청구항을 포함함. L-lysine은 이미 수백만 달러 규모의 동물 사료 시장에서 활용되고 있음.
 - Ajinomoto社의 특허는 L-lysine을 산출하는 E. coli 생성 방법을 제시함. 하지만 Ajinomoto社의 특허가 출원될 당시 발명가들은 더 나은 L-lysine 생성 방법을 인지하였으며 Ajinomoto社가 고의적으로 해당 정보의 공개를 막았다는 증거가 제시됨

◯ 최적 실시례 기재 원칙에 따르면 발명가는 출원 당시 본인이 주관적으로 알고 있는 범위 내에서 발명의 바람직한 실시례(preferred embodiment)와 청구된 발명의 특성에 지대한 영향을 미치는 선호적 특성(preferences)을 공개해야 함. 이러한 최적 실시례 기재 원칙에는 4개의 단서가 있음(특허출원절차 중에는 이에 대한 보정 의무는 없음). 최적 실시례의 공개 범위는 특허청구범위와 상응하며, 이를 최적 실시례 요건의 “쌍방향성(two-way street)”이라 함. 특허권자의 의무는 배타권보다 넓을 수 없기 때문에 최적 실시례 요건은 쌍방향성임. 따라서 최적 실시례 기재는 청구되지 않은 사항에는 적용되지 않음

◯ 본 소송에서 Ajinomoto社의 청구 범위가 문제가 됨. Ajinomoto社는 청구항에서  Escherichia genus에 속하며 ... 돌연변이를 통하여 L-lysine의 피드백 제어에 대한 민감성을 없앤 박테리아의 배양 단계를 인용함. 따라서 법원은 Ajinomoto社가 청구항을 통해 바람직한 실시례의 host strain를 언급해야 했다고 용이하게 판결할 수 있었음

◯ Ajinomoto社는 host strain를 포함한 발명의 정의에 있어서 ITC의 결정은 L-lysine의 생산에 관련된 모든 바람직한 실시례를 공개하도록 요구하는 것으로 해석되지 않는다고 주장함. ITC는 단순히 청구된 발명의 범위를 청구항에서 기술한 “박테리아의 배양”을 포함하는 것으로 정의함. 또한 ITC는 Ajinomotot社가 주장한 바와 같이, “박테리아”라는 용어에 관련한 모든 사항을 공개하도록 요구하지 않았음. ITC는 발명가가 ‘698 특허에 관련하여 청구 발명의 실시에 이용하였으며, 우선권을 가진 박테리아 숙주만을 공개하도록 규정함

◯ Ajinomoto社는 이러한 결정이 Christianson vs Colt Industries Operating Corp., 822 F.2d 1544 (Fed. Cir. 1987), AllVoice, Zygo, Bayer의 선결례에 어긋난다고 주장하였으나, 이는 받아들여지지 않음

◯ 참고로 2010 특허개혁법안은 최적 실시례 기재 요건을 충족시키지 못한 것을 무효 주장 사유에서 삭제함으로써, 본 소송과 같은 판결의 결론은 뒤집힐 수도 있음