◯ SEB v. Montgomery Ward(Fed. Cir. Feb. 5, 2010) 사건에 있어 미국 연방순회항소법원(연방법원)은 특허에 관련된 명백한 위험(overt risk)을 고의적으로 무시하고, 특허 제품을 복제한 피고에게 유도침해(induced infringement)의 책임이 있다는 판결을 내림. 유도침해가 성립되기 위해서는 실제 침해 사건이 발생해야 하며, 침해혐의자는 해당 행위가 침해행위로 성립된다는 점을 알고 있거나 정황상 알고 있어야만 함. 본 소송에서는 특허침해의 가능성이 분명한 경우 특허에 대한 고의적인 무시는 변론의 근거가 될 수 없다는 결정을 내림

◯ 이 소송에서 유도침해 혐의가 있는 기업은 특허의 존재에 대하여 몰랐기 때문에 유도침해에 대한 책임이 없다고 주장함. 하지만 침해자는 특허 제품의 복제 사실을 시인하고, 변호사에게 자사가 특허 제품을 복제하였다는 점을 밝히지 않았기 때문에 법원은 침해혐의자가 고의적인 무시(deliberate indifference) 행위를 하였고 유도침해 행위로 성립하기에 충분한 정보를 가진 것으로 판결을 내림

◯ SEB S.A.(이하 SEB)는 자사 제품의 미국 내 유통을 담당하는 공동 원고인 T-Fal Corporation과 함께 깊은 프라이팬에 대한 미국 특허 4,995,312(이하 ‘312 특허)를 보유한 기업임(이하 두 원고를 함께 SEB라 칭함). 이들은 Montgomery Ward & Co., Inc(이하 Montgomery)와 Global-Tech Appliances, Inc, Pentalpha Enterprises, Ltd(이하 피고인들은 모두 Pentalpha라 칭함)를 35 U.S.C. § 271(a)에 따른 직접침해, 35 U.S.C. § 271(b)에 따른 유도침해 혐의로 고소함

* 본문은 유도침해 문제에 초점을 두고자 함. Pentalpha가 침해혐의 제품을 Montgomery에 공급하였기 때문에 유도침해의 책임은 Pentalpha에게 있음

◯  35 U.S.C. § 271(b)에 따르면 특허의 침해를 능동적으로 유도한 자는 침해의 책임이 있음. 법원은 이 책임의 성립을 위해 두 가지 요소가 필요한 것으로 해석함
  - 실제 침해의 발생
  - 침해혐의자는 본인의 행위가 실제 침해행위를 유도한다는 사실을 알고 있거나 정황상 이를 알고 있음이 분명해야 함

◯ Pentalpha는 홍콩에서 SEB의 깊은 프라이팬을 구입하여 복제를 한 것을 인정하여, 유도침해의 첫 번째 요소인 실질적 침해를 시인함.
  - 지방법원은 Pentalpha가 SEB 깊은 프라이팬의 장식적인 부분을 제외한 모든 요소를 복제하였다고 판결을 내림. 또한 지방법원은 균등론(doctrine of equivalents)의 원칙에 따라 Pentalpha가 우회설계(design-around)를 한 것으로 인정함. Pentalpha는 침해 사실에 대한 반론을 제기하지 못하였기 때문에 유도침해의 첫 번째 요소가 성립됨

◯ Pentalpha의 ‘312 특허의 존재를 알지 못했기 때문에 두 번째 유도침해 요소가 충족되지 않는다고 주장함
  - 이를 뒷받침하기 위해 Pentalpha는 2006년 연방법원의 DSU Med. Corp. vs JMS Co.(471 F.3d 1293) 판결을 인용함. 이 판결에는 침해혐의자가 자신의 행위가 실제 침해를 유도한다는 사실을 알고 있거나 정황상 알고 있어야 한다는 조건이 포함되어 있음. 지방법원은 Pentalpha가 고소 전에 ’312 특허에 대해 인지하고 있었다는 증거가 없음을 인정하였음에도 불구하고 두 번째 요소가 충족된다는 판결을 내림. 또한 연방법원은 이러한 지방법원의 판결을 확정함

◯ 법원은 실제 인지나 정황상 인지를 통해 유도침해의 두 번째 요소를 입증할 수 있다는 결정을 내림. 법원은 “고의적인 무시”를 “알고 있음(인지)”에 포함시켜 “(침해사실을) 알고 있거나 정황상 이를 알고 있음”의 성립여부를 결정할 수 있음. “인지”와 “고의적인 무시”는 주관적으로 판단되며(“정황상 인지”는 객관적으로 판단함) 피고가 명백한 침해 위험을 알면서도 고의로 무시했다면 유죄의 요소가 존재하는 것이며 사실을 인지한 것으로 성립된다고 밝힘

◯ 법원은 Pentalpha가 특히 두 가지 행위를 통해 고의적인 무시를 한 것으로 판단함

- 첫째, 제품의 장식적인 요소를 제외한 모든 설계를 복제하였다는 사실은 침해행위를 인지한 상태에서 고의적으로 위험을 무시함. Pentalpha는 프라이팬에 특허번호가 표시되지 않았다고 주장하였으나, 법원은 해당 프라이팬이 미국 특허표기가 적용되지 않는 홍콩에서 구입된 것이며, 특허번호를 못 봤다는 점이 침해위험이 없다는 판단의 근거가 될 수는 없으므로 이 주장을 인정하지 않음 

- 둘째, Pentalpha는 SEB 프라이팬의 복제 사실을 전문가 의견수렴(clearance opinion)을 실시하는 변호인에게 공개하지 않았기 때문에 고의적인 무시가 성립됨. 전문가 의견은 일반적으로 의도를 부정하는데(negating intent) 도움이 되나 발명의 복제와 같은 핵심 사실을 알리지 않을 경우 의도의 부정에 도움을 받을 수 없음. 법원은 이와 같이 복제 사실을 알리지 않았다는 점에서 볼 때 고의적인 무시의 가능성이 매우 높다고 언급함. 법원은 복제 사실을 언급하지 않은 점은 Pentalpha의 사장이 미국 특허제도를 잘 알고 있다는 점에서 더욱 문제가 된다고 판단함

- 이와 같은 사실들은 Pentalpha가 명백한 위험을 무시하였음을 입증함

◯ 기업들은 이 판결을 통해 경쟁사의 제품 관찰 시 주의를 기울여야 할 것이며 경쟁사 제품의 복제를 분명히 피해야 할 것임. 또한 특정 제품이나 상표의 우회설계 시 제품을 사용, 제조, 판매하기 전에 독립적인 전문가 의견을 구하는 것이 좋음.