1. 상표권에 발생하는 위험의 회피 방법

◯ 상표법에 대한 기본적인 학습
  - 상표법에 대한 기본적인 학습은 적은 비용으로 상표를 보호하는데 도움이 됨. 예를 들어, 차별화된 상표를 선택하는 법과 특정 상표로 상품․서비스를 올바르게 설명하는 법, 상표의 적절한 사용법 등을 통해 비용의 절감을 고려할 수 있음

◯ 식별력 있는 상표의 선택
  - 조어 상표(fanciful mark)와 임의선택 상표(arbitrary mark), 암시적 상표(suggestive mark)는 일반적으로 등록이 가능하나 허위 상표(deceptive mark), 기술적 상표(descriptive mark), 보통명칭 상표(generic mark)는 등록이 불가능함. 따라서 이러한 상표 유형 간의 차이를 파악하여 등록 가능한 상표를 선별하고, 인터넷 검색을 통해 식별력을 검토하여 상표를 출원한다면 문제 발생 소지가 적어지고 상표 등록 거부에 반론을 제기할 필요성이 줄어듦
  - 예를 들어, 마케팅 부서가 선택한 ROPA(스페인어로 의류를 뜻함)라는 상표가 보통명칭 상표에 해당하고 THREADZ(threads와 발음이 같음)라는 상표가 의류의 기술적 상표에 해당한다는 점을 인지하게 된다면 등록 가능성이 높은 상표를 제안할 것임

◯ 상품․서비스의 올바른 설명과 분류
  - 상품․서비스의 올바른 설명 방법을 알면 등록 절차를 간소화할 수 있으며 미국 특허상표청(USPTO)과의 불필요한 연락을 취할 필요가 없게 되므로, 비용을 절감할 수 있음
  - USPTO는 다른 국가들에 비해 상품․서비스에 대한 설명을 검토할 때 엄격한 태도를 보이므로 주의가 필요함
   * 예를 들어, 유럽의 상표청들은 ‘의류와 신발류’는 출원을 허용할 가능성이 높은 반면 USPTO는 이러한 설명을 불분명한 것으로 간주하고 보다 명확화할 것을 요구함. USPTO는 ‘셔츠(상의)를 포함한 의류’라는 출원도 거부할 가능성이 높음. 미국 상표 출원 시 적절한 설명은 ‘의류 - 티셔츠와 셔츠, 모자, 바지 / 신발류 - 가죽 부츠와 운동화’가 될 것임. 따라서 실무에서 이러한 점을 파악하고 있다면 상품․서비스 설명을 수정하는데 드는 비용을 막을 수 있음
  - 또한 상품․서비스의 올바른 분류법을 알게 된다면 USPTO의 등록 거부를 피하는데 도움이 되고, 출원 절차를 준수하게 되어 비용을 최소화할 수 있음

◯ 기존 상표와의 충돌 회피
  - 상표 출원 전 검색을 실시하여 상표의 등록 가능성을 확인하는 것이 중요함. 기업 내 검색을 통해 검색 비용을 절감할 수 있지만, 기업 내 검색만으로는 상표권자의 상표 등록 가능성과 상표 이용 가능성을 충분히 알 수 없으므로 더 상세한 전문기관을 통한 검색을 실시해야 함

◯ 상표의 올바른 이용
  - 상표를 부적절하게 이용할 경우 상표권이 박탈될 수 있으므로, 상표의 올바른 이용은 관습법상의 권리와 미국 상표 등록을 통해 얻은 권리를 유지하는데 중요함
  - 미국에서 상표권을 획득하여 유지하려면 상표는 출원․등록 시 명시한 상품․서비스와 관련해서만 이용되어야 하며, 이를 준수하지 않을 경우 상표가 취소될 수 있음
   * 상표가 상품․서비스와 함께 이용된다는 증거는 USPTO에 한 가지만 제시하면 됨
  - 또한 외국 상표권에 기초한 상표 등록은 상표권자가 증거문서를 제공하지 않으면 취소될 수 있음

◯ 상표 출원 관련 문서의 보존과 파기
  - 상표 채택 초기단계에 작성한 자료는 상표권의 실시에 도움이 되며 다른 자료들은 상표권의 무효화에 맞서는데 도움이 됨
   * 예를 들어, 침해로 인한 손해를 파악하기 위해서는 광고와 매출 자료가 필요함. 기타 협의서, 웹사이트 아카이브, 저작권 양도서류, 라이선스 협정, 디자인 상표 등도 상표권의 유지에 필요함
  - 일부 자료는 보존하는 것이 도움이 되나 필요 없는 인쇄물이나 전자문서를 계속 보존할 경우 저장 공간의 문제 등이 발생하므로 기업은 필요 없는 자료를 정기적으로 파기할 수 있도록 문서 보존 및 파기 정책을 마련해야 함

2. 상표의 검토와 분석

◯ USPTO의 DB로는 제3자가 각 주(州)에 상표등록을 하였거나 관습법에 기초한 상표권을 가지고 있는지 알 수 없기 때문에 다양한 방법을 통해 상표를 검토해야 함. 또한 기존 등록상표와 유사할 경우, 바로 상표출원을 포기하는 것보다 기존의 유사사례를 확인하여 USPTO의 상표 거부를 극복할 수 있는 대안 모색이 필요함

3. 외국 상표에 기초한 상표 출원

◯ 외국 출원인은 자국에서의 상표출원을 통해 미국 내 선의의 상표 사용이 가능하여 상표 사용을 입증하지 않아도 됨. 따라서 출원인은 미국 시장에서 상표를 실제로 사용하기 전에 미국 상표를 출원할 경우 증거 제출이나 상표 기간의 연장 수수료 등의 비용을 부담하지 않아도 됨

4. 비용의 예측

◯ 상표 심사와 실시, 방어에 드는 비용은 예측하기가 어렵기 때문에 법무 비용을 관리해야 하는 기업 내 지식재산권 담당자들은 미리 예산을 파악하여, 외부 변호사 등과 협상을 통해 지출 비용을 정액제로 하여, 예산의 범위 내에서 비용이 추가 지출되지 않도록 해야 함

5. 즉각적인 대응과 문서의 체계화 마련

◯ 변호사는 의뢰인으로부터 기한 내에 지시를 받지 못할 경우 업무를 효율적으로 처리할 수 없으며 시간의 제약으로 인하여 의뢰인의 사안을 주의 깊게 검토할 수 없음. 따라서 기업 내 지식재산권 담당자는 변호사의 요청에 따라 즉각적으로 업무를 처리하여 수수료를 절감시키고 상표 보호 기간을 늘릴 수 있음

◯ 또한 기업의 방대한 포트폴리오를 관리할 수 있는 전문 소프트웨어를 이용하여, 문서를 체계화함으로써 업무의 효율성을 높일 수 있고, 변호사와의 의사소통을 간결화 할 수 있음

6. 온라인 상표 포트폴리오 이용

◯ 많은 지식자산을 가진 기업은 안전한 온라인 상표 포트폴리오 프로그램을 이용하여 포트폴리오를 순차적으로 정리함으로써 각 상표의 출원 및 등록 상태와 관련 상품․서비스를 쉽게 파악할 수 있음

7. 상표 포트폴리오의 정리

◯ 많은 기업들이 필요하지 않은 상표나 더 이상 사용하지 않는 상표를 포함한 방대한 상표 포트폴리오를 보유하고 있는데 이 유지비가 해당 상표를 사용하였을 때의 수익을 상회할 수 있음. 따라서 주기적으로 상표 포트폴리오를 재평가하여 추가 심사나 갱신 비용을 절약해야 함

8. 사전조치

◯ 타인이 자사의 상표와 유사한 상표를 등록하지 않도록 사전에 조치를 취하고 위조 상표를 신속히 해결한 기업들은 예산을 절약할 수 있음. 이러한 사전조치로는 상표 감독 서비스와 세관 기록의 이용, 교육, 고객을 통한 상표권 침해 파악 및 방지, eBay의 상표보호시스템인 VeRO(Verified Owner Right System) 프로그램 사용 등이 있음
  - 상표 감독 서비스는 전 세계에서 상표권의 충돌 위험을 파악함으로써 비용을 절감하도록 함

9. 방대한 국제 네트워크를 갖춘 로펌의 선택

◯ 상표권의 등록 및 보호에서 대리인의 선택도 중요한 문제임. 대리인이 제공하는 서비스 비용과 수준에 각별한 관심을 기울여야 하며, 많은 국가에 네트워크를 구축한 로펌은 상표권 문제를 해결하는데 더 유리한 위치를 점하고 있음

10. 상표권자의 직접 상표등록 자제

◯ 개인과 소규모 기업들은 대리인 없이...