◯ 5월 14일, 일본 특허청(JPO)은 4월 9일 개최된 산업구조심의회 지식재산정책부회의 제25회 특허제도소위원회의 회의 내용을 홈페이지에 공개함

◯ 위원회는 「특허제도소위원회에서의 주요 고려 사항」에 대해 배포된 자료에 따라 사무국에서 설명하고, 「특허제도의 법제적인 과제」에 대해서는 사무국의 설명 이후 각 위원들의 토론으로 진행됨

◯ 등록대항제도
  - M&A, 도산 등에 의해 특허 유동화가 진행되는 과정에서 라이선스 계약이 문제가 되기 때문에 등록대항제도에 대한 재검토가 필요함
   * 등록대항제도 : 실무에서 통상실시권 등록이 곤란한 경우에 등록을 하지 않아도 통상실시권의 존재만 입증하면 제3자에게 대항할 수 있음
  - 외국기업과 계약하는 경우, 등록대항제도에 대한 이해 부족으로 어려움을 겪는 경우가 많으므로 국제법적인 관점에서 당연대항제도의 도입이 필요함
  - 당연대항제도는 민법의 일반 원칙과 정합성의 문제가 있지만, 다른 국가에서도 공시없이 제3자에게 대항할 수 있는 제도가 있으므로 민법의 일반 원칙과의 문제를 해결할 수 있음

◯ 전용실시권 제도
  - 외국기업은 일본의 전용실시권에 대한 이해가 어렵기 때문에 국제법적인 관점에서 독점 라이선스에 대한 재검토가 필요함
  - 독점 라이선시에게 금지청구권을 인정하는 방향으로 재검토가 필요하지만 특허권자가 관여하지 않은 상황에서 독점 라이선시가 제기한 침해소송으로 인하여 특허가 무효로 판단될 가능성에 대해서도 고려해야 함
  - 실무 계약에서 독점적 라이선스인지 여부가 불명확한 경우도 있을 수 있으므로 이러한 경우에 대해서도 검토가 필요함

◯ 특허를 받을 권리를 목적으로 하는 질권의 해금(解禁)
  - 실무에서 특허를 담보로 융자를 받는 사례가 많지 않음. 따라서 실제 논의에 앞서 특허를 받을 권리를 목적으로 하는 질권의 해금에 대한 요구가 얼마나 있는지, 해금을 한 경우에 어떠한 영향이 있는지에 대한 데이터가 필요함

◯ 침해소송의 확정판결 후 무효심판 등에 의한 재심
  - 재심 문제는 실제로 발생하고 있는 것으로 확정판결 후에 재심이 이루어진다면 특허권자의 법적 안정성이 저하됨
  - 침해소송에서 항변하지 않았던 무효 사유가 무효심판 과정에서 나올 경우, 무효심판이 확정되게 되고 침해소송 결과가 뒤집힐 수 있음. 따라서 이러한 제도는 침해소송에서 심리의 신속화․충실화를 도모할 수 없으므로 재심 제한의 검토가 필요함
  - 특허법 제125조를 개정하여 무효심판의 소급효를 제한할 필요가 있음

◯ 특허의 유효성 판단에서의 「더블 트랙」
  - 현행 제도에서 피고는 두 번의 소송에서 한 번만 승소해도 되지만 원고는 두 번 모두 승소해야 하는 구조를 가지고 있어 특허권자에게 매우 불리한 구조임
  - 동일한 무효 사유를 거의 같은 시기에 특허청과 법원 양측에서 판단을 하는 것은 분쟁의 일회적 해결, 소송 경제의 관점에서 재검토할 필요가 있음
  - 기술적 지식을 바탕으로 진보성 등을 판단하는 특허청의 전문성을 법원에서 활용할 수 있도록 제도를 검토해야 함
  - 또한 특허권의 신뢰성을 높여 분쟁 자체를 억제하는 방향에 대한 검토도 필요함

◯ 무효심판
  - 현행의 더블 트랙을 유지한다면 무효심판 과정에 대한 정비가 필요함. 특히 심리판결 후의 정정 제한은 적극적으로 검토해야 함
  - 특허청이 무효의 심증을 얻은 경우에는 심리판결 전에 이를 전달하여 특허권자에게 정정 기회를 준 후에 정정의 인정 여부도 포함한 판결을 하고, 심리판결 후의 정정은 인정하지 않는다는 제도에 대해서 검토해야 함
  - 동일인에 의한 복수의 무효 심판 청구를 금지하는 것에 대해 검토해야 함

◯ 금지청구권
  - 신규 벤처기업에게 특허권은 매우 중요하므로 금지청구권의 제한에 대해 의원들은 소극적인 반응을 보임
  - 권리남용에 관한 검토에 있어서 민법상의 권리남용 법리가 있다는 점을 인식하고 권리남용 법리의 적용 기준에 대해서는 추가적인 논의가 필요함
  - 민법상의 권리 남용 법리를 적용 할 수 있고 독점금지법에 따른 제한이 있다는 점을 생각하면 금지청구권을 제한해야 할 필요성이 크지는 않다고 봄
  - 일정한 요건 하에 권리행사를 허락하지 않도록 하는 규정을 마련하는 것은 가능하지만 특허괴물의 경우 특허권의 본질에 대한 예외 규정을 마련할 정도로 문제가 있지 않음. 다만 금지청구권을 제한할 필요가 있다는 의견도 있으므로 본 위원회에서 논의할 의의는 있음
  - 침해소송 실무에서는 화해를 통해 사실상 재정을 한 것과 같은 효과를 본다는 점도 고려하여, 표준 기술에 관한 문제에서 현행 재정실시권 제도를 사용하기 쉽도록 개정하는 것도 필요함
  - 제약업계에서 금지청구권의 행사는 매우 중요한 문제로써, 표준화 등에 문제가 된다면 그 부분에만 초점을 맞추어 논의를 하고 다른 부분에는 영향이 미치지 않도록 신중하게 검토해야 함

◯ 모인출원
  - 사실상 특허청에서는 모인출원인지 여부에 대해서 심사하지 못하므로 모인출원에 관한 구제는 공정함에 문제가 있음. 따라서 모인은 당사자 간의 문제인 만큼 이를 거절 이유에서 삭제하고 순화해야 할 필요가 있음
  - 공동 출원 위반도 순수한 모인출원과 동일하게 취급해도 좋은지 검토할 필요가 있음

◯ 직무발명 소송에서의 증거 수집 및 비밀 보호 절차
  - 직무발명 소송에서 비밀 보호 절차는 반드시 도입되어야 함. 기업의 입장에서 라이선스 계약의 내용은 생명줄인 경우가 많아 직무발명 소송에서 그 공개를 둘러싸고 다툼이 발생하고 있음. 적어도 비밀 유지 명령은 도입되어야 함
  - 비공개 심리 절차나 비밀 유지 명령에 대해서는 민사 소송 일반에도 도입되어야 한다고 생각함. 만약 직무발명 소송에만 도입한다면 그 이유에 대한 충분한 설명이 필요함