◯ 4월 7일, 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 Vanderbilt University v. ICOS Corporation (case no. 05-CV-506, April 7, 2010) 판결에서 공동발명은 ‘명확한 증거’를 통해 입증되어야 하며, ‘명확한 기준’에 따라 결정되는 것이 아니라고 밝힘. ‘명확한 증거’는 ‘구체적인 사실 조사’를 통해 결정된다는 점을 강조함

◯ CAFC는 이번 사건을 다음과 같이 요약함
  - 2005년, Vanderbilt 대학은 ICOS社에 대해,  Glaxo社로 이전되었다가 ICOS社로 이전된 두 개의 특허에 대해 발명가 명단을 정정하도록 소송을 제기함
  - 이 특허에는 PDE5의 억제제 활성성분인 tadalafil이 포함됨. Glaxo社가 일부 자금을 지원한 연구를 통해 Vanderbilt 대학 연구원들은 PDE5의 억제제 연구를 실시하였고, PDE5를 억제하는 구조적 기능을 가진 화합물을 발견함
  - Vanderbilt 대학 측은 Glaxo社 연구원들이 Vanderbilt 대학의 연구에 의존하지 않고서는 최종 tadalafil 화합물을 완성하는 주요 화합물을 발견할 수 없었을 것이므로 Vanderbilt 대학의 연구자들을 공동발명가로 추가해야 한다고 주장함
  - Delaware 지방법원은 Florida 주립대의 연구자들이 발명의 고안에 참여했다는 증거가 없기 때문에 공동발명가로 인정하지 않는다고 결정한 American BioScience(333 F.3d 1330, Fed. Cir. 2003) 판결을 참고하여, Vanderbilt 대학 연구자들이 Glaxo社의 화합물의 화학 구조나 그 구성요소의 화학 구조를 고안했다는 증거가 없으며, 해당 화합물을 Glaxo社에 알렸다는 증거가 없다고 함. 또한 Vanderbilt 대학의 연구원들이 ‘평범한(prosaic)’ 수준의 공헌을 한 것으로 보고, Vanderbilt 대학이 공동발명에 대한 명확한 증거를 제시하지 못한 것으로 판결을 내림

◯ Vanderbilt 대학은 CAFC에 다음과 같은 두 가지 주장을 제기함
  - 발명가로 기명된 Glaxo社 연구원 중 한 명이 주요 화합물을 파악하기 위해 Vanderbilt 대학의 화합물 구조 기능을 이용함
  - 다른 Glaxo社 연구원 역시 Vanderbilt 대학의 연구를 이용하여 최종 화합물 발견을 위한 주요 화합물을 수정함

◯ 청구된 화합물을 확인하기 전까지는 Vanderbilt 대학과 Glaxo社 간의 관계를 입증할 수 있는 증언이나 문서 증거가 없음
  - CAFC의 판결은 궁극적으로 Vanderbilt 대학의 주장을 입증하기 위한 증거가 없다는 점에 초점을 두었으며, 다수의 판사가 이에 따라 판결을 확정함. Vanderbilt 대학 측도 사실을 입증하기 위한 직접적인 증거가 없다는 점과 Glaxo社의 발명가가 청구된 화합물을 최초로 고안하였다는 점은 인정함

◯ 한편, 배심원들은 1심에서 지방법원이 공동발명에 관한 법률과 American BioScience 판례 적용에 오류가 있었음을 지적함
  - CAFC 역시 각 공동발명가가 완성된 화합물을 동일하게 생각해야 한다는 지방법원의 판결에 실수가 있던 점은 인정하나, 발명의 고안이 화합물의 화학 구조 파악을 필요로 한다는 점을 정확하게 지적하였기 때문에 이러한 지방법원의 법률적 실수는 항소심에 영향을 주지 않는다고 함

◯ 공동발명의 법적 요건은 Monsanto Co. v. Kamp(269 F. Supp. 818, 824) 판결의 원칙을 명문화한 35 U.S.C. §116에서 찾을 수 있음. 여기서 공동발명은 동일한 목표를 위해 두 명 이상이 노력함으로써 만들어진 결과물이라 규정하고 있음. 또한, 공동노력에는 동일한 지시에 따른 협력의 요소가 있어야 함을 언급한 Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., Inc., (973 F.2d 911, 916, Fed. Cir. 1992) 판결을 참조할 수 있음

◯ 공동발명의 초점은 항상 협력과 공동노력에 있으므로 공동발명가로서 자격을 갖추기 위해서는 청구된 발명의 고안에 공헌을 해야 함. 하지만 공동발명가 자격을 갖추기 위해 최종 발명에 이르는 정도로 요건을 갖출 필요는 없으며, 이보다는 협력자의 질적인 공헌이 핵심임

◯ 이번 소송에서 CAFC는 공동발명을 결정할 때, ‘명확한 기준’을 이용한 해결이 아닌 ‘명확한 증거’를 위한 구체적인 사실 조사가 필요하고, 연구의 참여자는 이번 사건과 같은 문제가 발생했을 때 공동발명을 입증하기 위한 ‘명확한 증거’로 연구 수행과정을 고찰하여 기록을 하는 것이 좋다고 언급함