〇 6월 3일, 일본 특허청(JPO)은 4월 30일에 개최된 산업구조심의회 지식재산정책부회 제26회 특허제도소위원회의 주요 회의내용을 홈페이지에 공개함
  - 이번 회의의 의제는 「등록대항제도의 재검토」와 「직무발명 소송에서의 증거 수집․비밀 보호 절차의 정비」임

〇 의제1.「등록대항제도의 재검토」

  - 의제 전반에 대해
   * 의견1 : 지금까지 등록대항제도가 실효성 있도록 하는 방향으로 입법상의 조치를 해왔지만 관련 문제점을 충분히 해결하지는 못하였기 때문에 실질적인 필요성의 관점에서 당연대항제도의 도입에 찬성함
   * 의견2 : ‘실시’라는 외형적인 행위를 대항 요건으로 하는 제도도 있을 수 있지만 포괄 라이선스 계약에서 특허가 수천 건에 이르는 경우, 이에 대해 매번 실시를 증명하는 것은 불가능함. 따라서 통상실시권자를 적절히 보호하기 위해서는 라이선스 계약의 존재를 증명함으로써 대항할 수 있는 당연대항제도가 필요함
   * 의견3 : 현행 등록대항제도는 「매매는 임대차에 우선한다」라는 민법의 일반 원칙과 부합하지만, 그 원칙은 경제 거래 실태나 지식재산권에 대해 충분히 고려된 것이고 볼 수 없음. 당연대항제도는 이러한 일반 원칙의 예외이지만 특허법의 경우 이미 등록 없이 제3자에게 대항 가능한 법정 실시권 등이 있다는 점을 고려하면 당연대항제도의 도입을 인정해도 좋음
   * 의견4 : 대학 지식재산본부에서도 자금 등을 이유로 통상실시권을 등록하고 있지 않는 실정이므로 당연대항제도를 도입해야 함

 - 듀딜리전스(due diligence : 현장 및 자산실사)의 실무에 대해
   * 의견5 : M&A나 특허권 대량 매매 시에는 듀딜리전스가 실무 관행으로 정착되어 있다고 할 수 있지만, 특허권 소량 매매의 경우도 동일하게 볼 수 있는지에 대해서는 검토가 필요함
   * 의견6 : 라이선스 계약의 존재 유무는 특허권의 가치에도 영향을 주므로 소량의 특허권을 매매할 때도 매우 세밀한 듀딜리전스를 실시하고 있음

- 파산․집행 절차에 대해
   * 의견7 : 집행 절차에 의해 특허권이 매각되는 경우는 듀딜리전스를 실시할 수 없음. 또한, 부동산 집행에 있어 집행관의 조사 권한과 달리 특허권을 대상으로 하는 집행 절차에서 평가인의 권한은 명확하지 않음. 당연대항제도를 도입함에 있어서 실체법에 고지 의무를 포함할 것인지, 절차법에 평가인의 권한을 명시할 것인지에 대해 고려해야 함
   * 의견8 : 당연대항제도의 도입을 전제로 집행 측면을 생각하면 건수는 적다고 해도 특허권자가 통상실시권의 존재를 숨기고 고가에 매각하려는 경우도 생길 수 있음. 따라서 특허권을 매수하려는 자에 대해 거래 안전이 확보될 수 있는 수단이 필요하다고 생각함

- 고지 의무에 대해
   * 의견9 : 일반적으로 라이선스 계약에서는 비밀 보관 유지 의무가 합의되므로 통상실시권자의 동의 없이 특허권자가 이를 공개할 수 없음. 비밀 보관 유지 의무는 특허권자가 특허권을 양도하려고 하는 경우 족쇄가 되므로 이를 알리지 않는 경우도 있음. 따라서 「특허권자는 특허권을 양도하려고 하는 사람에게 일정 내용을 고지할 의무를 가진다」는 제도를 제정해야 함
   * 의견10 : 현재 특허권 양도에 있어서 특허권자가 비밀 보관 유지 의무 때문에 상대방에게 정보를 공개할 수 없는 경우, 변호사를 개입시켜 직접 정보를 전달하지 않는 형태로 대응하고 있음

- 용이한 입증을 위한 방안에 대해
   * 의견11 : 통상실시권 입증을 용이하게 하는 방안 중, 라이선스 계약서를 공증서로 작성하는 방법은 해당 계약서가 이해관계인에게 공개될 우려가 있어 실효성 측면에 문제가 있음. 한편, 라이선스 계약서에 확정일자를 넣는 방법도 계약서 성립의 진정성까지 증명하는 것은 아니라는 점에서 문제가 발생함. 따라서 입증 방법에 대해서는 입법 후에 가이드라인 작성이 필요함

- 확정일자의 위조 방지에 대해
   * 의견12 : 등록대항제도라는 지극히 명확한 제도 대신에 당연대항제도를 도입한다면 라이선스 계약의 존재로 인한 다툼이 발생하지 않는 형태로 명확하게 해야 하는 것은 당연하다고 생각함
   * 의견13 : 통상실시권 대항 요건으로 확정일자를 요구하는 것에 대해서는 적극적으로 검토해야 함. 그러나 공증인의 수가 한정되어 있어, 지방기업 및 중소기업이 활용할 수 있을지에 대해서는 논의가 필요함
   * 의견14 : 확정일자는 요건으로 할 것이 아니라 입증이 용이해지는 수단으로써 취득할지 여부는 당사자의 판단에 맡기는 것이 좋음

〇 의제2.「직무발명 소송에서의 증거 수집․비밀 보호 절차의 정비」

- 의제 전반에 대해
   * 의견1 : 실무가들을 위해서 최대한 신속하게 특칙이 마련되어야 함
   * 의견2 : 직무발명 소송에 특칙을 마련하는 것은 충분히 합리적이며, 이는 민사소송법의 입장에서도 정당화 할 수 있을 것임
   * 의견3 : 직무발명 소송은 침해 소송에 비해 건수가 매우 적음. 또한, 대다수의 직무발명 소송은 민사소송법의 범위 내에서 피고의 협력에 의해 증거가 임의 제출되고 있음. 다만, 직무발명 소송 중에는 증거 제출을 둘러싼 다툼이 있는 등 유형적으로 직무발명 소송이 침해 소송보다 쟁점이 많기 때문에 특칙이 필요한 경우도 많다고 생각함
   * 의견4 : 이 특칙은 원래 원고(발명자 측)의 입증 편의성 향상을 목적으로 하는 규정이지만 피고 중에서도 적극적인 증거 제출을 이유로 특칙 마련에 찬성하는 의견도 있음

- 비밀 보관 유지 명령에 대해
   * 의견5 : 침해소송에서 비밀 보관 유지 명령의 발생 건수는 매우 적음
   * 의견6 : 명령 수신인에 대한 부담, 발생에 이르기까지의 사전 준비 부담 등 침해소송에서 비밀 보관 유지 명령의 발생 건수가 적은 이유를 검증할 필요가 있음. 또한, 비밀 보관 유지 명령이 형사처벌을 수반하는 중대한 절차라는 점은 충분히 유의해야 함
   * 의견7 : 침해소송에서 비밀 보관 유지 명령이 별로 없었다는 점은 실감하고 있음. 그 이유로는 산업계의 입장에서 비밀 보관 유지 명령 위반으로 인해 형사처벌이 적용되면 민사 소송에서 지켜졌던 비밀이 형사소송에서 공개되어 버리므로 적용이 쉽지 않았기 때문임. 좀 더 사용하기 편한 제도로 정비가 필요함
   * 의견8 : 비밀 보관 유지 명령이 있다는 사실 자체가 억제 효과를 발휘하기 때문에 법원이 영업 비밀에 관한 증거 제출의 문제에 대해 한결 원활한 운용을 할 수 있다고 생각함. 따라서 입법에 있어서는 발생 건수가 적기 때문에 규정이 불필요하다고만 할 것이 아니라 억제 효과가 있다는 점도 고려해야 함
   * 의견9 : 비밀 보관 유지 명령으로 인해 비밀 보관 유지 계약의 체결이 촉진될 가능성이 있음