〇 기업의 가치를 측정하는데 있어서 브랜드, 특허, 기술 등 무형의 지식재산 가치에 대한 중요성이 커지고 있음. 이는 대량생산에 의한 가격경쟁형 비즈니스로는 기업 가치를 향상할 수 없기 때문임
  - 기업 가치를 향상시키기 위해 부가가치가 높은 제품이나 서비스의 제공을 가능하게 하는 지식재산의 중요성이 높아지고 있음

〇 지식재산은 경영 자원으로서의 중요성도 높아져 지식재산 자체가 거래 대상이 되는 경우도 증가하고 있음
  - 하지만 부동산이나 기계 설비와 같은 유체물과는 달리 무형자산은 형태가 없기 때문에 무엇을 지식재산으로 간주할 것인가를 정하는 것조차 어려운 경우가 많음

〇 지식재산이 기업가치에서 주요 자산으로 인정되면서 기업 M&A의 경우 해당기업의 지식재산 전략에 관계없이 지식재산 가치평가를 피해갈 수 없음
  - 이러한 상황에서 지식재산에 대한 Due Diligence가 중요하게 작용할 수 있음
   * Due Diligence란 주로 기업 매수 등을 할 때 기업의 재무 내용이나 기술력 등을 상세히 조사․평가하는 작업을 의미함. 미국 증권법에서는 증권 발행 시 중요 사실에 대한 부실 기재 등이 있어도 이 주의의무를 다했음을 입증하면 책임을 면할 수 있는 「Due Diligence의 항변」이 인정되며, 이처럼 주의의무를 완수하기 위한 조사 행위가 Due Diligence임
  - 오늘날 Due Diligence는 M&A 거래나 대규모 금융거래 등에서 일상적으로 행해지고 있고, 지식재산 Due Diligence도 이러한 거래의 목적으로 활용됨

〇 지식재산 Due Diligence에서는 다음과 같이 2가지 측면에서 검토할 필요가 있음

  (1) 경영 자원으로서의 긍정적인 측면 조사
  - 예정된 거래를 통해 대상 회사가 가진 기술이나 브랜드 등의 지식재산을 예상대로 획득할 수 있는지에 대한 확인이 주목적임
  - 해당 지식재산에 대해 ① 권리성이 있는지 ② 대상 회사에 권리가 귀속되어 있는지 ③ 승계 가능한지 ④ 질권의 부담이나 권리 내용에 제한은 없는지 ⑤ 진입장벽의 구축을 통해 시장 독점에 어느 정도 도움이 되는지를 조사함

  (2) 우발 채무 원인으로서의 부정적인 측면 조사
  - 해당 거래를 실시하여 예상치 못한 손해를 입지는 않을 것인가에 대한 확인이 주목적임
  - 따라서 ① 승계 대상 지식재산의 이용이 제3자의 지식재산권을 침해하고 있지 않는지 ② 승계 대상 지식재산에 잠재적인 채무가 내재되어 있지 않은지를 조사함

〇 지식재산 Due Diligence의 실시에 있어서 중요한 3가지 유의사항

  (1) 거래 목적 명확화
  - 지식재산 Due Diligence를 실시할 때 무엇보다 해당 거래의 목적이 무엇인지를 명확히 하는 것이 가장 중요함
   * M&A 등을 계획하는 구매자 측에는 반드시 그 거래의 목적이 있음. 구매자가 해당 회사나 사업에 주목한 이유가 그 제품이나 서비스의 브랜드 파워, 연구개발진의 기술력, 영업 부문의 판매망 등에 매력을 느끼기 때문인 경우가 많음
  - 이러한 조건을 지탱하는 기반이 얼마나 견고한 것인지 외부에서는 모르는 경우가 많아, Due Diligence를 통해 이를 조사하게 됨. 거래의 주목적이 대상 회사의 기술력인지 브랜드 파워인지에 따라 지식재산 조사의 관점이 달라짐
   * 제약회사나 화학계열 기업의 경우, 화학물질에 대한 특허권의 취득이 주된 목적인 경우가 많지만 전기계열 기업의 경우 특허뿐만 아니라 출원되어 있지 않은 노하우, 제품의 개량을 위한 권리뿐만 아니라 연구개발진 등 인재의 승계도 중요함
   * 한편, 거래의 목적이 대상 회사의 제품이나 서비스 브랜드인 경우, 상표권이 적절히 취득․관리되고 있는지, 사용 형태에 문제는 없는지 등이 조사의 주목적이 됨

  (2) 사업에 이용되고 있는 지식재산의 특정
  - 지식재산은 무형자산이므로 무엇이 지식재산인지 정확히 지정하고 파악하기 어려움. 따라서 지식재산 Due Diligence에서는 대상 회사가 출원이나 취득하고 있는 산업재산권이나 타사로부터 라이선스를 받아 이용하는 지식재산 리스트를 보고, 필요에 따라 추가 자료 제공을 요청하는 것이 일반적임
  - 여기서 주의해야 할 것은, 지식재산은 특허권이나 상표권 등 권리에만 한정되지 않고 영업비밀 등 사업 활동에 유용한 기술상․영업상 정보 등도 포함된다는 점임
   * 대상 회사가 특허권을 보유하고 있어도 사업상 핵심 강점은 해당 특허권으로 보호하지 않고, 오로지 영업비밀(노하우)에 의존하는 경우도 있으므로, 해당 영업비밀을 누가 어떻게 보유하고 있는지에 대한 조사가 필수적임
  - 대상 회사가 보유하고 있는 특허권이나 상표권 등 지식재산권의 수가 많다고 해도 반드시 사업에 활용된다고는 볼 수 없다는 점에 주의가 필요함
   * 기존의 지식재산 실무는 권리화 자체에 목적이 있어 질보다 양이 중시되던 경향이 있었음. 그러므로 대상 회사가 보유하고 있는 지식재산권에 대해서도 그것이 기업경영에 어떻게 활용되는지에 대한 검증이 필수적임

  (3) 지식재산 관리 체제와 관리 상황 확인의 중요성
  - 지식재산은 무형자산이므로 특정하기 어렵고 권리 범위가 불명확하므로, 외부인이 단기간에 지식재산 자체를 직접 조사하기에는 한계가 있음. 따라서 대상 회사가 이용하고 있는 지식재산 전부를 조사하는 것은 사실상 불가능함
   * 그러므로 지식재산 Due Diligence의 조사 방법으로는 지식재산을 관리하는 지식재산 부서의 인터뷰가 큰 비중을 차지함
  - 지식재산 부서에서 얻은 답변에 얼마나 의존할 것인지는 대상 회사의 지식재산 관리 체제와 관리 상황이 실제로 어떤지를 증명하는 조사 결과에 따라 달라질 수 있기 때문에 지식재산의 관리 체제와 관리 상황 확인이 중요함
  - 또한, 기업에서 지식재산 부서의 성격은 기업마다 다르기 때문에 지식재산 부서가 사업 전략이나 연구개발 전략에도 관여하는 능동적인 조직인가, 아니면 권리화를 위한 출원 업무 중심의 수동적인 조직인가 하는 점은 지식재산권의 질을 추측하는데도 유익한 판단 자료가 됨<