∙ 2024년 5월 9일, 미국 특허상표청(USPTO)은 자명한 이중특허(Obvious-type Double Patenting)를 극복하기 위해 제출하는 특허 존속기간 포기서(Terminal Disclaimers)에 대한 새로운 요건을 추가하는 규칙 제안 통지(NPRM)¹⁾를 발표함

- (주요내용) 동 발표의 주요내용은 다음과 같음
(1) 이중특허 개요
∙ 이중특허란 선(先)출원과 실질적으로 동일하거나 유사한 후(後)출원이 등록된 상태를 의미하는데 이중특허로 인해 특허 존속기간이 실질적으로 연장되는 등의 문제가 발생함
∙ 이중특허의 등록 거절 유형에는 미국 특허법 제101조에서 규정하는 ① 동일발명 유형의 이중특허인 ‘법정 이중특허 거절’과 ② 공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된 ‘비(非)법정 유형의 이중특허 거절’이 있음
∙ 비법정 유형의 이중특허 거절은 다시 ① ‘자명한(Obvious-type) 이중특허’ 거절과 ② ‘비자명한(Non-obvious type) 이중특허’ 거절로 나뉘게 됨
∙ ‘자명한 이중특허’는 후출원이 선출원의 자명한 변형인 경우를 의미하고, ‘비자명한 이중특허’는 출원인이 선출원 명세서에 공개는 하였으나 청구항으로 기재하지 않은 실시예를 후출원 청구항에 기재한 경우임
∙ ‘자명한 이중특허’의 경우 선출원에 대한 특허 존속기간 포기서의 제출을 통해 극복 가능함

(2) 규칙 제안 통지(NPRM)
∙ USPTO는 ‘자명한 이중특허’를 극복하기 위해 제출해야 하는 특허 존속기간 포기서에 대한 새로운 요건을 추가하기 위해 실무 규칙을 개정할 것을 제안했으며 2024년 7월 9일까지 관련 의견을 수렴할 예정임
∙ 구체적으로 새로운 요건으로 ‘특허권자는 존속기간 포기를 통해 선행 기술에 의해 무효로 판정된 특허와 묶여있지 않는 경우에만 해당 특허를 집행할 수 있다는 것에 동의해야 함’을 제안함
∙ 향후 개정된 규칙은 단일 발명의 불명확한 변형에 대해 여러 특허 그룹이 각 특허에 개별적으로 이의를 제기하는 비용을 절감할 뿐만 아니라 특허 분쟁을 신속하게 처리하고 절차를 간소화해 유효성 문제를 좁히고(narrow validity) 경쟁업체와 대중에게 더 큰 확실성을 제공할 것으로 기대됨


1) 동 통지의 원문은 다음의 링크 참조: https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting