◯ 영국 대법원은 올해 7월 피고에 대한 인적관할의 근간이 존재한다면 영국 법원이 외국 지식재산권 침해소송에 대한 사법권을 가진다고 결정함
◯ 【사건의 배경 및 경과】
- 1977년 개봉한 영화 「스타워즈 에피소드 4-새로운 희망」에 사용하기 위해 제작된 「제국의 스톰트루퍼 헬멧(imperial stormtrooper helmets」의 지식재산권과 관련한 사건임
- 영화의 스토리라인과 등장인물은 George Lucas가 고안하였음
- 특히 George Lucas는 임페리얼 스톰트루퍼를 하얀 갑옷을 입은 극우파의 위협적인 인물로 캐릭터 콘셉트를 설정함
- 그 후 디자이너들이 인계받아 도면 및 그림을 만들었으며 영화를 위해 헬멧 점토원형(clay model) 및 50개의 진공형 헬멧(vacuum-moulded helmets)을 완성하였음
- 이들 진공 헬멧은 영국인 Andrew Ainsworth가 제작함
- 2004년 Ainsworth는 자신의 도구를 이용하여 스톰트루퍼 헬멧과 갑옷을 제작하였으며, 이를 미국에서 판매하여 약 8천 달러에서 3만 달러의 매상을 올림
- 2005년 George Lucas는 자신의 회사 Lucasfilm社를 통해 Ainsworth를 상대로 미국 캘리포니아 법원에 2천만 달러 손해배상소송을 제기하여 승소함. 2천만 달러 중 천만 달러는 손해배상액의 3배에 달하는 금액임
- 이에 Lucasfilm社는 영국에서도 저작권 침해 및 천만 달러까지 미국 판결의 집행, 그리고 미국 저작권법에 따른 법적 소송을 제기함
◯ 【영국 법원】
- 영국법원의 Mann 판사는 헬멧은 조각작품이 아니기 때문에 「1988년 저작권,디자인및특허법(Copyright, Designs and Patents Act, CDPA, 1988)」상의 예술작품이 아니라는 이유로 영국 저작권법에 기초한 청구를 기각함
- 또한 미국 판결의 집행 부분은 Ainsworth에 대한 미국 법원의 대인관할권이 존재하지 않기 때문에 영국에서 집행할 수 없다고 판결함
- 항소법원도 역시 미국 판결에 따른 영국에서의 집행이 불가능하며 헬멧은 조각작품이 아님에 동의하였으며, 미국 저작권법에 기한 청구가 영국 재판에 회부될 수 없다고 판결함
- 하지만, 7월 27일 영국 대법원은 Lucasfilm社의 미국법상 인정한 저작권을 영국 법원이 관할할 수 있다고 밝혔으며, Ainsworth가 저작권을 침해했다고 판결함
◯ 【헬멧은 예술작품인가】
- CDPA 제4(1)조에 따르면 예술 저작물은 조각품을 포함하고 있으며, CDPA 제4(2)조항은 조각품의 경우 조각을 목적으로 제작된 주물 또는 모형을 포함한다고 규정하고 있음
- 대법원에서, Lucasfilm社는 헬멧은 실질적 기능이 전혀 없으며 영화 관람객에게 시각적 인상을 심어주기 위해 고안된 것인 만큼 헬멧의 목적은 순전히 예술적이기 때문에 조각물이라고 주장함
- 또한, 헬멧이 헬멧 착용자들의 체온을 유지하기 위해 또는 행성간의 전쟁에 따른 부상으로부터 보호하기 위해 존재했던 것이 아니라고 주장함
- 그러나 항소법원은 헬멧의 주요 기능은 실용에 있으며 실용적인 것을 표현하기 위해 고안되었다고 판단함
- 대법원은 George Lucas가 탄생시킨 예술작품은 스타워즈 영화이며 헬멧은 영화 제작 과정을 구성하는 하나의 구성요소라는 점에서 실용적이라는 데에 동의함
◯ 【외국 지식재산권을 영국 법원에 회부할 수 있나】
- 본질적으로 영국 법원은 (i) 영국에 거주하는 피고인에 대한 청구에 대해서, 그리고 (ii) 유럽연합(EU) 역외에서 행해진 영국의 저작권 침해 사건에 대해서만 사법권을 행사할 수 있는 것인가에 대한 문제임
- 항소법원은 미국 저작권 위반에 대한 청구의 경우 영국 내에서는 재판이 불가하며, 영국 법원은 외국 영토에 대한 권한결정행위 또는 외국 영토로 무단 침입한 행위에 대한 손해배상 사건에 대한 사법권이 없음을 밝히는 British South Africa Co v Companhia de Moçambique [1893] AC 602 사건의 판결이 외국 지식재산권 문제에도 확대 적용된다고 판단함
- 대법원은 이는 매우 제한된 이슈라고 하며 항소법원의 결정을 반대함
◯ 【대법원의 참조】
- 대법원은 이번 판결을 위해 유럽 법에서의 두 가지 상황을 참조함
- 첫째, 「Brussels I」 제22(4)조는 등록된 지식재산권의 등록 유효성과 관련한 소송절차의 경우 등록이 신청된 회원국 법원은 피고인의 거주지와 관련 없이 독점적 사법권을 가진다고 규정하고 있음
- 그러나 등록 유효성에 대한 문제가 존재하지 않는 지식재산권 침해 행위에는 적용되지 않음
- 대법원은 유효성 문제를 포함한 지식재산권과 그렇지 않은 지식재산권 간의 근본적 차이가 존재함을 나타내고 있다고 결론내림
- 두 번째는 非계약적 의무(non-contractual obligations, Rome II로 알려짐)에 적용될 수 있는 법에 대한 「유럽 규정 864/2007」임
- 이에 따르면 외국 지식재산권 소송에 대한 유럽 공공 정책은 존재하지 않으며 외국 지식재산권 침해에 대한 소송행위는 각 회원국에서 제기될 수 있음을 나타내고 있음
◯ 【사법권에 대한 대법원의 결론】
- 대법원은 임페리얼 스톰트루퍼 헬멧 사건의 경우, 미국 저작권의 유지 문제가 아닌 침해문제라고 밝힘
- 대법원은 저작권 침해에 대한 청구가 만일 영국법원이 피고인에 대한 대인관할권을 가지고 있는 경우에 영국에서 재판에 회부될 수 있다고 결론내림
- 대법원은 작권의 인정 및 집행에 대한 베른협약과 함께 외국의 재산권 집행(Brussels I 및 Rome II을 통해)을 선호하는 현대적 트렌드를 주목했으며, 또한 외국 지식재산권 재판이 가능하다고 밝힌 미국법률협회(American Law Institute) 및 막스플랑크연구소(Max Planck Institute)의 의견을 중요하게 고려했다는 평가임
* 원문: The Supreme Court strikes back
저자: Mark Shillito, Cristopher Sharp