◯ 12월 21일, 미국 기업변호사협회(ACC)는 미국 발명법(AIA)에서 새롭게 도입된 등록 후 재심과 당사자계 재심 규정에 대해 분석함

◯ 미국 발명법에서 새로 도입한 절차 중 가장 두드러지는 것은 등록 후 재심과 당사자계 재심 규정임
  - “결정계 재심”이 존치되기는 하나 미국 발명법은 “등록 후 재심”과 “당사자계 재심”으로 대체함. 신규 시행되는 두 제도는 당사자계 재심과 여러 면에서 다르며, 두 제도의 시행에 따라 특허의 적격성을 미국 특허상표청(USPTO)에서 다투는 절차에 상당한 변화가 있을 것으로 보임 

◯ 당사자계 재심은 특허분쟁 해결에 있어 USPTO의 전문성을 활용하여 특허소송보다 비용이 저렴한 절차를 제공하고자 도입됨
  - 초반에는 제도 활용이 다소 미진했으나, 활용률이 점차 증가했으며, 특히 특허침해소송의 피고인이 소송과 병행하여 특허의 유효성을 다투고자 많이 신청함
  - 높은 활용도에도 불구하고 당사자계 재심제도는 다음과 같은 단점이 있음
  - (1) 당사자계 재심사는 USPTO에서 신속하게 진행하도록 되어있으나 실질적으로 걸리는 평균 소요시간(3년)보다 더 오랜 기간이 걸릴 것으로 예상됨
  - (2) 당사자계 재심의 범위가 특허와 간행물에 기반하여 미국 특허법 제102조 및 제103조에 의한 특허의 적격성을 다투는 것에 한정되어 있는 것도 문제임.  따라서 미국 특허법 제101조의 특허적격대상, 제102조의 판매로 인한 신규성 상실, 제112조의 명세서 기재요건 불비와 같은 문제를 다룰 수 없음
  - (3) 당사자계 재심의 개시기준이 상대적으로 낮은 것도 단점임

◯ 등록 후 재심은 2013년 3월 16일 이후 출원으로부터 등록되는 특허에 대해 문제를 제기하는 경우 이 절차를 활용할 수 있도록 하고 있음. 등록 후 재심 신청은 특허 등록일로부터 9개월 내에 이루어져야 함
  - 기존 재심 절차에서 최종결정에 이르기까지의 제한규정이 없었던 점을 고려하여 미국 발명법은 등록 후 재심 개시 이후 12개월 이내에 USPTO가 최종결정을 내리도록 하는 의무규정을 삽입함
  - 또한 기존 재심의 절차는 심사관이 담당하였으나, 등록 후 재심은 신설되는 특허심판부(PTAB)가 담당함
  - 등록 후 재심의 범위는 기존보다 적용범위가 넓으며, 관련 증거개시 규정이 있음

◯ 미국 발명법 하에서 특허에 문제를 제기하고자 하는 경우 등록 후 재심 이외에 당사자계 재심을 활용할 수 있음
  - 당사자계 재심은 특허 등록 후 9개월 내에 청구해야 하는 등록 후 재심 청구기간이 도과하거나 또는 등록 후 재심절차 종결 후에도 청구 가능함
  - 절차는 등록 후 재심사와 유사함. PTAB에서 절차가 개시되며 12개월 내에 절차가 종료됨. 또한, 당사자계 재심 개시를 위한 기준은 “문제가 제기된 특허에 있어 최소한 한 개 청구항에 대하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성”으로 상향 조정됨
  - 당사자계 재심은 특허 및 간행물에 기하여 미국 특허법 제102조 및 제103조 요건에 대해서만 청구할 수 있다는 것이 등록 후 재심과 다르며, 이러한 점에서 당사자계 재심은 현행 당사자계 재심과 동일함 
  - 당사자계 재심에서의 증거개시는 등록 후 재심사보다 제한되어 있음

◯ 등록 후 재심과 당사자계 재심제도에 있어 가장 큰 차이점은 절차가 적용될 수 있는 근거조항임
  - 미국 특허법 제101조, 제102조, 제103조 및 제112조에 기하여 등록 후 재심 신청이 가능하므로 적용 범위가 넓은 반면, 청구인들은 이로 인하여 확장되는 금반언의 효과까지 고려할 필요가 있음
  - 반면, 당사자계 재심은 특허 및 간행물에 기하여 미국 특허법 제102조 및 제103조에 대한 문제제기에만 허용됨
  - 등록 후 재심은 당사자계 재심보다 폭넓은 증거개시를 허용하며, 특허 무효를 주장하는 경우 소송과 등록 후 재심사를 동시에 진행하면서 소송절차에서 얻어지는 증거들을 등록 후 재심에서 활용할 수 있음
  - 등록 후 재심은 특허등록일 이후 9개월 이내에 신청되어야 하며, 그 이후에는 당사자계 재심만이 가능함

◯ 미국 발명법은 등록 후 재심 및 당사자계 재심을 통하여 특허권자와 특허권에 문제를 제기하는 자 사이의 균형을 도모하려 함
  - 또한 두 제도의 도입에 앞서, 당사자계 재심사의 기준을 “문제가 제기된 특허에 있어 최소한 한 개 청구항에 대하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성”으로 상향 조정함
  - 2012년 9월 16일 이후 새로운 당사자계 재심으로 전환하여 시행되며, 2013년 3월 16일 이후 출원 건에 대해서는 등록 후 재심도 적용됨