◯ 7월 5일, 유럽사법재판소(ECJ)는 Leno社와 Hagelkruis社 간에 상표의 진정사용(genuine use)에 관한 사건(C149/11)에 대한 ECJ 법무감(Advocate General)의 의견서를 공개함
- ECJ의 Sharpston 법무감은 이 사건과 관련해, 유럽연합(EU) 회원국 내에서 유럽공동체상표(CTM)를 사용했다는 사실 자체만으로는 해당 상표를 진정으로 사용(genuine use)한 것으로 보기에 충분하지 않다는 의견을 밝힘
◯ 한편 Hagelkruis社는 2009년 7월 27일 니스(NICE) 상표 분류 35류, 41류, 45류에 대해 「OMEL」이라는 상표를 베네룩스 지식재산청(BOIP)에 출원함
- 이에 대해 Leno社는 니스 상표 분류 35류, 41류, 42류에 대해 자사가 2003년에 등록한 CTM인 「ONEL」에 기초하여 이의를 제기하였으며, 이와 관련해 Hagelkruis社는 Leno社에게 CTM의 진정사용에 대한 증명을 요구함
- BOIP는 Leno社의 이의를 기각하였고 이에 Leno社는 항소함
- 이 사건 항소심의 쟁점 중 하나는 Leno社가 이의제기를 하기 위해서는 Leno社가 자사의 CTM 상표 「ONEL」를 EU의 1개 이상의 국가에서 진정사용한 것을 입증해야 하는지 여부임
- EU 상표규정(Regulation No.207/2009) 제15조는 CTM의 소유주는 상표등록 후 5년 이내에 지정 상품 및 서비스에 대해 공동체 내에서 상표를 진정으로 사용해야 하며, 그렇지 않은 경우 해당 상표는 비사용으로 등록이 취소될 수 있다고 규정하고 있음
- 이러한 진정사용에 대한 전통적 해석에 따르면, EU 내 단일의 회원국에서의 ‘진정사용’은 위 규정상의 ‘진정사용’이 되기에 충분한 것으로 여겨져 옴
◯ 그러나 ECJ 법무감은 이번 의견서에서 모든 관련 요소들이 고려되어진 경우에 단일 회원국 내에서의 CTM 사용이 공동체 내에서의 진정사용이 될 수 있는 반면, 단순히 단일 회원국 내에서의 CTM 사용 자체만으로는 해당 상표의 진정사용이 되기에 충분하지 않다는 의견을 밝힘
- 즉, 공동체 내에서의 진정사용은 제품 관련 시장에서 상표 소유주의 시장점유율 등의 특징들을 고려하여 CTM 사용이 해당 시장에서 시장 점유율을 유지 또는 생성하기에 충분한 진정사용으로 해석되어야 한다고 밝힘
◯ 이런 견해는 CTM의 ‘진정사용’에 대한 기준을 높이고 있다는 평가를 받고 있음
- 즉, 공동체 내에서 진정사용의 조건이 충족되었는지를 판단하기 위해서는 각국 법원은 27개 회원국 영토 내에서의 모든 형태의 상표사용에 대해 조사해야 하며, 이때 CTM의 사용은 해당 제품 및 서비스에 대해 시장 점유율 유지 및 성립하기에 충분한 사용이어야 한다는 것을 의미함