◯ 9월 5일, 미국 제2순회항소법원은 Christian Louboutin(Louboutin)社와 Yves Saint Laurent(YSL)社 간 빨간색 구두 외부밑창(외창)에 대한 상표 「레드솔(red sole)」에 관한 사건의 판결에서, 빨간색 구두 외창이 특허권의 보호대상인 점은 명확하나 YSL社의 빨간색 구두 제품이 해당 상표를 침해하지는 않았다고 판결함
- 항소법원은 Louboutin社의 「레드솔」 상표가 유효함을 인정하였으며, 패션업계에서 특정한 단일 색상에 관한 상표가 무효라는 지방법원의 입장을 인정하지 않음
◯ Louboutin社는 1992년부터 자사가 판매하는 구두의 외창을 빨간색으로 제작하여 계속 판매해 오던 중 2008년에 빨간색 외창을 상표로 등록함(미국 상표 등록 No.3,361,597)
- 2011년 1월, Louboutin社는 YSL社의 「Cruise 2011 컬렉션」의 3개 구두모델에 자사 제품과 사실상 동일한 빨간색 외창을 사용하여 소비자를 오인시키고 있다며 판매 중지를 요청하였는데 YSL社가 이를 거절하자 2011년 4월 뉴욕남부지방법원에 판매금지청구를 신청함
- YSL社는 반대주장에서 식별력이 없고 기능적이며, 미국 특허상표청(USPTO)을 기만하여 취득한 Louboutin社의 상표는 취소되어야 한다고 주장함
- 2011년 8월 뉴욕 남부지방법원은 Louboutin社의 판매금지청구를 기각함. 즉, 지방법원은 Louboutin社가 주장하는 ‘빨간색’은 너무나 광범위하며, 패션 디자이너 슈즈 시장에서 한명의 시장 참여자에게 빨간색에 대한 독점권을 부여하는 것은 업계의 경쟁을 제한하는 행위라고 판결하였고, 이에 Louboutin社는 항소함
◯ 제2순회항소법원은 Louboutin社의 「레드솔」 상표는 소비자들 사이에서 식별력 있는 브랜드로서 2차적 의미(secondary meaning), 즉 사용에 의한 식별력을 확보하였다고 판결함
- 항소법원에 따르면, 패션업계의 특정 아이템에서 단일 색상의 상표가 2차적 의미를 가지지 못할 이유가 없고, 따라서 이것이 특정 디자이너에 의해 지속적이고 뚜렷이 사용되어져 하나의 상징이 될 경우 브랜드 또는 출처에 대한 식별자(source identifier)로 기능할 수 있음
- 그러나 항소법원은 밑창과 구두 윗부분간의 대비가 밑창을 ‘돋보이게(pop)' 해주는 역할을 하여 이에 따라 상표를 식별하게 해주는데 반하여, YSL社의 모노톤 빨간색 슈즈처럼 밑창이 구두의 윗부분과 상반된 색상이 아닌 경우에는 Louboutin社는 「레드솔」 상표권을 주장할 수 없다고 판시함
- 이에 따라 항소법원은 미국 특허상표청(USPTO)이 부여한 「레드솔」 상표는 빨간 색상으로 옻칠된 구두밑창이 구두의 윗부분과 대조될 경우에만 상표권이 미치는 것으로 제한하도록 지시함
〇 「레드솔」 상표를 인정하지 않은 뉴욕 남부지방법원의 판결이 나온 당시, 국제상표협회(INTA) 등 일부 전문가들은 Louboutin社의 「레드솔」 상표는 명세서에 ‘옻칠된 레드솔(lacquered red sole)’로 기술되고 있는 것에 반해 지방법원은 상표를 ‘빨간색’에 대한 독점권 주장으로 잘못 이해하여 판단하였다고 비판한 바 있음