〇 10월 31일, 미국 특허상표청(USPTO)은 당국이 2012년 10월에 개정한 상표심사지침서(Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP)의 주요 변경사항들을 요약ㆍ소개함
- 상표심사지침서(TMEP)는 USPTO의 상표심사관(trademark examining attorney), 상표출원인, 상표출원 대리인 등에게 USPTO에서 상표를 등록하는 상표출원 과정과 관련된 현행 법률, 관행, 절차들에 관한 참고자료를 제공함
- 상표심사지침서는 심사관들을 위한 지침, 정보 및 해석과 같은 종류의 자료들을 담고 있으며, 상표출원심사에서 심사관이 따라야 할 절차를 개략적으로 설명함
〇 이번에 개정된 상표심사지침서의 변경사항 일부를 소개하면 다음과 같음
① 전자메일(Electronic Mail)
- USPTO가 상표출원 및 등록에 관한 사항들을 전자메일을 통해 송부할 수 있도록 허용하는 자격을 출원인(applicant), 상표권자(registrant), 출원인이나 상표권자로부터 대리를 하도록 승인을 받은 미국 연방규칙 37 CFR 11.14에 따른 자격을 갖춘 변호사(practitioner)에게 부여(TMEP 제304.03조 등)
- 출원인 등은 USPTO로부터 상표출원 및 등록에 관한 사항들을 전자메일을 통해 수신할 수 있도록 1차 이메일 주소를 지정하고, 이외에도 해당 서신들의 부본을 수신하기 위한 2차 이메일 주소를 4개까지 지정할 수 있음(TMEP 제 304.03조 등)
② 배송 불가로 반송된 서신(Correspondence Returned as Undeliverable)
- 출원인 등이 지정한 1차 이메일 주소로 발송된 서신이 배송 불가로 반송된 경우 USPTO는 등록된 주소로 서류 사본을 송부하며, 출원인 등이 지정한 2차 이메일 주소로 발송된 서신이 배송 불가로 반송된 경우에는 1차 이메일 주소로 발송된 서신이 반송되지 않는 한 USPTO가 등록된 주소로 서류 사본을 송부하지 않음(TMEP 제403조, 제609.02조)
③ 심사관 보정(Examiner’s Amendment)
- 심사관은 번역되지 않은 외래어가 출원에 포함되어 있고 해당 출원인의 선등록상표에서 동일한 외래어의 번역문이 등장하며 심사관이 동 번역문을 용인할 수 있는 경우 상표출원인이나 상표출원 대리인에게 사전 허락을 받지 않고 해당 출원을 보정할 수 있음(TMEP 제707.02조)
- 출원인이 TEAS Plus 방식으로 출원하고 그에 포함된 외래어가 번역되어 있지 않은 경우 심사관은 사전 허락을 받지 않고 해당 출원을 보정을 할 수 없으며 출원인에게 번역문을 요구하는 적절한 조치를 취해야 함(TMEP 제707.02조)
④ 당국에 의한 조치의 중지(Suspension of Action by USPTO)
- 심사관이 최종 등록거절 결정(final refusal of registration)을 하는 경우에, 등록거절의 근거가 되는 인용상표가 미국 상표법(Lanham Act) 제8조 및 제71조상 상표의 계속 사용을 위한 진술서의 제출 기한을 넘겨 유예기간 중에 있다면, 해당 심사관은 상표권자가 유예기간 내에 진술서를 제출하고 당국의 진술서 수락 여부가 결정될 때까지 그러한 등록거절 결정 조치를 중지해야 함
- 마찬가지로, 심사관이 최종 등록거절 결정에 대한 재검토 요청의 거부(denial of a request for reconsideration of a final refusal of registration)를 하는 경우에, 등록거절의 근거가 되는 인용상표가 상표법 제8조 및 제71조상 상표의 계속 사용을 위한 진술서의 제출 기한을 넘겨 유예기간 중에 있다면, 해당 심사관은 그러한 등록거절 결정 조치를 중지해야 함
* 미국 상표법 제8조 (a)항에 따르면, 상표권자는 (1) 상표의 등록일 혹은 공개일 이후 6년이 만료되기 직전에 1년 이내에 해당 상표의 사용ㆍ불사용에 관한 진술서를 당국에 최초로 제출해야 하고, (2) 상표의 등록일 이후 10년이 만료되기 직전에 1년 이내에, 그리고 상표권의 갱신 이후 10년마다 그 기간이 만료되기 직전에 1년 이내에 해당 상표의 사용ㆍ불사용에 관한 진술서를 당국에 제출해야 함. 다만 (3) 상표권자는 관련 수수료를 납부하면 상기의 기간이 경과한 직후에 6개월 이내에 그러한 진술서를 제출할 수 있음. 또한 상표법 제71조 (a)항은 국제등록 상표에 관하여 상표권자가 해당 상표의 사용ㆍ불사용에 관한 진술서를 제출해야 할 기한을 동법 제8조의 (a)항과 동일하게 설정하고 있음
〇 한편 이번에 상표심사지침서에서 변경된 모든 조항 및 그에 대한 간략한 설명은「Change Summary - Changes : Index to Changes in TMEP October 2012」라는 제목으로 동 지침서에 삽입되어 있음
* 2012년 10월 USPTO 삼표심사지침서 전문은 다음의 웹사이트 참조 :http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xml#/manual/TMEP/Oct2012/changed1e1.xml
