◯ 12월 15일, 국제상표협회(INTA)는 미국 특허상표청(USPTO)에서 상표출원인이 출원에 대한 최종거절이유통지서를 받은 경우 취할 수 있는 결정계 항소(ex parte appeal) 절차 및 항소 이외의 다른 절차들을 소개함

[결정계 항소(ex parte appeal)]
◯ 미국에서의 상표출원의 경우 미국 특허상표청(USPTO)은 상표출원에 대한 거절결정인 1차 거절이유통지(initial office action)를 발행할 수 있음
  - 출원인은 이 통지에 대해 답변서를 제출하지만 USPTO 상표 심사관(examining attorney)은 이러한 답변에도 불구하고 상표출원을 최종 거절하는 두 번째 거절통지(second office action)를 내려 최종적으로 상표등록을 거절할 수 있음
  - 이 때 출원인이 이러한 USPTO의 거절결정에 대하여 항소를 제기하는 절차, 그리고 상표 심사관과의 협상, 출원서 보정, 또는 기타의 다른 전략 등 출원인이 취할 수 있는 다양한 방법은 이하와 같음

[항소 절차](Trademark Rules of Practice 2.6조(a)(18), 2.141조, 2.142조)
◯ 상표출원인은 최종 거절이유통지서를 받은 후 6개월 이내에 상표항소심판부(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)에 상표 류(class)당 100달러의 항소 수수료와 함께 항소통지서(notice of appeal)를 제출해야 함
  - 출원인의 이유서(brief)는 항소일로부터 60일 이내에 제출되어야 함
  - 해당 출원서 심사를 담당한 USPTO의 심판관도 의견서를 제출해야 하며, 이는 출원인의 심판 청구서가 심판원에게 송부된 이후 60일 이내에 제출되어야 함
  - 만일 상표출원인이 답변서(reply brief)를 제출하기를 원할 경우 출원인은 심사관의 의견서 송부일 20일 이내에 이를 제출해야 함
  - 또한 출원인이 TTAB의 3명의 판사로 구성된 재판부 앞에서 구두 변론(oral argument)을 하기를 희망할 경우에는 답변서 제출 기한일로부터 10일 이내에 구두 변론 요청서를 제출해야 함
  - 일단 항소심에 대한 판결이 준비된 경우 TTAB의 최종 결정이 발표되기까지 대략 6개월의 시간이 소요됨(USPTO 2012년 3/4분기 기준 25.9 주 소요)

[항소 이외의 비공식적인 다른 방법]
  (1) 심사관과의 협의
◯ 결정계 항소는 공식적이며 높은 비용이 요구되는 절차이지만, 도면(drawing) 또는 견본(specimen)의 적절성 여부, 상품 또는 서비스의 일치성(definite identification) 여부 등은 보다 비공식적인 절차가 적합한 사안에 해당함
  - 만일 공개 이슈들일 경우 출원인은 옵션에 대해 논의하고 대체 해결안 제시를 위해 심사관에게 비공식적으로 연락을 취함으로써 문제를 해결할 수 있음
  - 이는 특히 출원인이 첫 번째 거절이유통지가 발행된 이후에 해당 이슈에 대해 심사관과 협의하지 않은 경우에 적합함
  - 전화통화가 가장 최선의 연락 수단이지만 특히 출원인이 서비스 또는 상품에 대한 긴 분량의 일치성(identification) 보정(modifications)을 할 필요가 있는 경우에는 이메일이 유용한 연락수단이 됨
  - 이러한 방법을 통해 출원인은 거절결정에 대한 항소에서 발생하는 항소이유서의 제출 및 구두 변론 등의 부담을 피할 수 있음

  (2) 출원인이 주장하는 논거에 따라 취할 수 있는 방법
◯ 출원인이 최종 거절통지에 대해 주장할 수 있는 논거(argument)의 시간 흐름에 따른 개선 또는 악화 여부를 판단하여 취할 수 있는 방법임
  - 만일 출원서를 뒷받침하는 사실들(facts)이 몇 년에 걸쳐 향상될 수 있는 경우에는 거절이유통지서를 받아들이는 것이 더 나은 선택임
  - 사실의 개선이 시간이 흐르면서 진행되는 경우에 대해서는 USPTO에서 일반적으로 ‘특정한 기술성(descriptiveness)’으로 거절됨
  - 만일 어떤 상표가 기술적 표장(descriptive word mark)라는 이유로 거절될 경우 출원인은 매출을 더 늘리거나  광고투자를 늘려 향후 거절통지 문제를 해결하는 편이 더 좋음
  - 마찬가지로 예를 들어 만일 출원인이 ‘샴푸병의 은색 뚜껑’과 같이 색채상표를 출원·등록하고자 할 경우 이 상표를 오랜 기간 사용하거나 ‘은색 뚜껑 외형(look for the silver cap)’에 대한 광고를 출시함으로써 사용에 의한 상표등록의 가능성을 높일 수 있음
  - 이런 경우 출원인은 보통 항소 제기보다는 보조등록부(Supplemental Register)에 등재하기 위해 출원서를 보정할 수 있음. 이 후 7년 뒤에 출원인은 상표사용에 관한 증거사실을 가지고 주등록부(Primary Register)에 등재하기 위한 출원을 신청할 수 있음
   * 미국의 경우 출원인의 업무나 상품을 구별할 수 있는 상표임에도 불구하고 본질적으로 식별력이 없어 주등록이 허용되지 않는 경우 보조등록이 허용되며, 추후 사용에 의한 식별력이 취득되면 주등록부에 등재됨

  (3) 다른 법적 절차의 활용
〇 최종 거절이유통지에 대해 항소를 하는 대신 다른 법적 절차를 활용할 수 있으며, 이 경우는 보통 출원상표가 선등록된 상표와 혼란스러울 정도로 유사하여 거부된 경우에 해당됨
  - USPTO는 출원인으로 하여금 출원 과정 중에 다음을 주장할 수 없도록 하고 있음. 즉 출원인은 (1) 선등록인이 아닌 출원인이 선등록 상표를 보유하고 있음, (2) 출원인의 상표사용이 선등록인의 선등록 상표의 사용보다 앞섬, (3) 선등록인은 해당 상표의 등록을 신청할 때 상표사용에 대한 선의(good-faith intent)가 없었음, (4) 선등록 상표는 사용이 포기됨 등의 논지를 펼치지 못하도록 되어 있음
  - 따라서 출원인은 자신의 출원상표가 ‘혼돈 가능성 없음(no likelihood of confusion)’을 주장해야 하며, 이 논지로도 거절통지를 극복하지 못한 출원인은 선등록상표를 상대로 항소가 아닌 TTAB에 선등록취소의 청원을 하거나 연방 지방법원에 민사소송을 제기하여 해당 상표등록의 취소를 요청하여야 함
  - 출원인이 이중 어떤 방식을 선택하든지 심사관은 심사를 중단하게 됨

  (4) 법적 논거를 제기할 경우의 참고사항
〇 거절통지가 반복되는 것을 막기 위해 출원인은 한 번에 한 개의 논거(변론)를 제출하고 첫 시도가 성공하지 못할 경우 다음 논거를 주장함
  - 이 전략은 출원인이 모든 논지를 펴기 전에 최종 거절이유통지를 수령할 수도 있기 때문에 의미가 있음
  - 예를 들어 기술성(descriptiveness)을 이유로 거절통지를 받은 출원인은 해당 표장이 기술적(descriptive)이지 않음을 주장할 수 있으며, 이 주장이 실패하고 최종 거절이유통지를 수령한 경우 출원인은 해당 상표가 식별력(distinctiveness)을 획득하였다고 주장할 수 있음
  - 하지만 이러한 예의 경우, 심사관에게 첫 번째로 제출되지 않은 법적 논쟁(legal argument)에 대해서는 TTAB가 심리를 하지 않기 때문에 두 번째로 이뤄진 주장이 결정계항소의 일환으로 이루어질 수 없음
  - 따라서 출원인이 최종 거절이유통지에 대한 대응으로 새로운 주장을 제기하길 원할 경우 출원인은 심사관에게 재심리(reconsideration) 청원을 해야 함. 이 경우 출원인은 기존 주장에 더해 새로운 주장을 하거나 또는 완전히 새로운 주장을 제기할 수 있음
  - 재심청구는 최종 거절이유통지가 내려진 이후 6개월 이내에 신청되어야 하며 항소 통지서 제출 이전 또는 제출되는 동시에 제출할 수 있음