〇 2013년 1월 14일, 美 Barack Obama 대통령은 동년 1월 1일에 美 하원(House of Representatives)을 통과한 「美 발명법 및 특허법의 수정ㆍ개선을 위한 법(Act To correct and improve certain provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and title 35, United States Code)」(H.R.6621)에 서명함
- 동 법안은 2011년 美 발명법과 동 법에 의거해 개정된 美 특허법에 관하여 그의 통일적인 적용ㆍ해석을 도모하고 법률상 흠결을 보완하기 위한 목적으로 마련된 것으로서 동 법률들에 대한 기술적 개정(technical corrections)을 골자로 함
* 동 법안의 원문은 다음 웹사이트를 참조 : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr6621enr/pdf/BILLS-112hr6621enr.pdf
〇 동 법안에 따른 美 발명법 및 특허법상 개정 내용을 일부 살펴보면 다음과 같음
① 美 특허법 제298조의 발효일에 대한 단서 규정 신설
- (배경) 美 발명법은 제17조에서 변호사의 자문(Advice of Counsel)에 관한 조항을 신설하고 이를 美 특허법 제298조로 삽입하도록 명시함. 이에 따르면 특허침해 혐의를 받고 있는 피고인이 변호사에게 자문을 구하지 않거나 법원 및 배심원에게 그러한 자문을 제출하지 않은 경우, 이는 피고인이 고의로 문제가 된 특허를 침해했다거나 그러한 특허침해를 유도했다는 것을 증명하는데 사용될 수 없음
- (문제점) 美 발명법은 제35조에서, 동 법상 달리 규정한 경우 이외에는 동 법상 규정들이 제정일로부터 1년 이후에 발효하며, 그 발효일 이후에 등록된 모든 특허들에 대해 적용된다고 규정함. 이에 따라 동법 제17조에 의거하여 신설된 변호사의 자문에 관한 美 특허법 제298조도 발명법 발효일 이후에 등록된 모든 특허들에 대해서만 적용되는 것으로 해석되어 발명법 발효일 이후에 제기되는 특허침해 관련 민사소송에서는 이를 원용할 수 없다는 문제점이 있음
- (개정내용) 美 발명법 제17조에 의거해 신설된 美 특허법 제298조의 경우에는 발명법 제35조에도 불구하고 발명법 발효일 이후에 제기되는 모든 민사소송에 적용된다는 단서 규정을 신설함
② 美 발명법 제18조의 오타 수정
- (배경) 美 발명법은 제18조에서 영업방법 특허에 대한 잠정 프로그램(transitional program for covered business method patents)에 관한 조항을 신설함
- (문제점) 동조 제(a)항 (1)호 (C)목에서 ‘동 법의(of such title)’라는 구문이 연속하여 두 번 잘못 기재되어 있고, 동조 제(d)항 (2)호에서는 ‘동 조에 의해(by this section)’라고 기재되어야 할 구문이 ‘동 항에 의해(by this subsection)’라고 잘못 기재되어 있음
- (개정내용) 美 발명법 제18조 (a)항 (1)호 (C)목의 경우 연속해서 기재되어 있는 ‘동 법의’라는 구문 중 한 개를 삭제하고, 동조 (d)항 (2)의 경우에는 ‘동 항에 의해’라는 구문을 ‘동 조에 의해’라는 구문으로 개정함
③ 美 특허법 제115조 (f)항의 발명자 선서 및 선언의 제출 시한 확대
- (배경) 美 발명법은 제4조에서 발명자 선서(Inventor's Oath or Declaration) 등에 관한 상세 사항들을 정하고 이를 美 특허법 제115조에 개정ㆍ삽입하도록 명시함
- (문제점) 美 발명법 제4조에 의거 개정된 美 특허법 제115조는 제(f)항에서 발명자 선서 등의 제출 시한에 관해 규정하고 있는데, 이에 따르면 출원인은 허여 통지(notice of allowance)를 받기 전에 발명자 선서 등을 제출해야 하며, 만약 출원인이 그러한 선서 등을 제출하지 않으면 그에 대해 허여 통지가 부여되지 않음
- (개정내용) 美 특허법 제115조 (f)항을, 특허출원인은 동조에 따라 요구되는 선서 및 선언 등을 특허등록수수료의 납부 전까지 제출해야 한다고 개정하여 발명자 선서 및 선언 등의 제출 시한을 종래에 비해 확대하고, 그러한 선서 등의 제출과 상관없이 그에 대하여 허여 통지가 부여될 수 있도록 함
