◯ 2013년 5월 9일, 대법원은 가구기업인 선창ITS社가 1990년대까지 대중에게 잘 알려졌던 가구 상표인 「선퍼니처」의 사용을 중지한 이후 2008년에 제3자에 의하여 출원ㆍ등록된 「썬퍼니처」라는 상표에 대해 그 상표등록이 무효라는 판결을 내림

◯ 동 사건의 경위 및 원심의 판결 요지를 요약ㆍ정리하면 다음과 같음

  - 동 사건에서 선창ITS社는 1978년 이래 「선퍼니처」 상표를 사용하여 가구를 제작ㆍ판매해 왔으며 1991년에 상표를 「선우드(sunWood)」로 변경하고 「선퍼니처」 상표의 사용을 중단함.

  - 한편 선창ITS社는 ‘선퍼니처가 선우드가구로 새롭게 탄생했습니다’, ‘선퍼니처의 명성 그대로 선우드가구’ 등의 광고를 2005년까지 지속함

  - 선창ITS社가 2006년에 「선퍼니처」의 상표권을 갱신하지 않자, 가구업체를 운영하던 피고는 2008년에 「썬퍼니처」라는 상표를 출원ㆍ등록함

  - 이에 대해 선창ITS社는 「썬퍼니처」 상표를 상대로 특허심판원에 무효심판을 청구했으나 특허심판원은 이러한 청구를 기각했으며, 이에 따라 선창ITS社는 다시 특허법원에 등록상표 무효소송을 제기함

  - 동 소송에서 특허법원은 2011년에, 모방상표를 금지하는 상표법 제7조 제1항 제12호*의 규정이 모방 대상 상표가 계속 사용 중인 경우 등에만 적용된다고 취지로 판단하여 선창ITS社의 청구를 기각하였으며, 이에 따라 선창ITS社는 동 사건을 대법원에 상고함

   * 상표법 제7조 제1항 제12호는 ‘국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다’고 규정하고 있음

◯ 동 소송에서 대법원은 모방상표인 「썬퍼니처」의 상표등록을 인정한 특허법원의 원심 판결을 파기하고 당해 사건을 특허법원으로 환송함

  - 이에 대하여 대법원은 상표법 제7조 제1항 제12호 규정이 모방 대상 상표가 반드시 사용 중일 것을 요구하지는 않으며 모방상표가 선출원자의 이익에 편승하려는 목적으로 출원되었다면 그러한 모방상표의 등록을 허용하지 않는다는 취지라고 설시함

  - 이에 따라 대법원은 동 사건에서 「썬퍼니처」 상표의 출원은 선창ITS社가 「선퍼니처」 상표를 사용하면서 다년간 구축한 가구업계의 명성이나 신용을 이용하려는 의도가 있다고 판단하였으며, 피고가 상표를 출원한 시점인 2008년에 선창ITS社가 「선퍼니처」 상표를 사용하려는 의사가 없었다고 단정하기도 어렵다고 판단함