〇 2013년 6월 4일, 美 대통령실(Executive Office of the President)은 美 특허체계상 무분별한 특허침해소송으로부터 혁신가들을 보호하고 최상의 특허 품질을 보장할 목적으로, 당국이 추진할 행정조치(executive action) 및 美 의회에 대한 입법 권고사항을 발표함

  - 이와 관련해 美 대통령실은 2011년 9월 제정된 발명법이 특허체계를 더욱 효율적이고 안정적으로 만들기 위해 마련된 법률이지만 점차 빨라지고 있는 기술 발전 속도를 특허체계가 따라가기 위해서는 계속해서 특허체계를 보완ㆍ개선할 필요가 있다고 강조함

  - 이런 배경에서 美 대통령실은 이번에 마련된 행정조치와 입법 권고사항이 미국의 경제성장과 고용을 촉진하고 혁신을 독려하는 중대한 발걸음이 될 것이라고 자평함

  - 이와 관련해 美 대통령실은 2013년 6월 4일에, 특허괴물(patent troll)의 무분별한 특허소송으로부터 혁신가를 보호할 수 있는 입법의 필요성을 설파하고자 특허괴물의 실태 및 파급효과를 개괄적으로 검토한 보고서인 ‘특허주장과 美 혁신(Patent Assertion and U.S. Innovation)’*을 발표함

   * 美 대통령실이 발표한 특허괴물에 관한 동 보고서는 최근에 석학들이 특허괴물에 대해 연구한 결과를 바탕으로 대통령 직속 경제자문위원회(Council of Economic Advisers), 국가경제위원회(National Economic Council), 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy)이 공동 마련한 것으로서, 동 보고서 원문은 다음 웹사이트를 참조 :http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf

〇 美 대통령실은 우선 美 혁신가들이 당면하고 있는 주요 문제들을 신속하게 해결할 수 있도록 美 의회가 관련 입법을 추진해 줄 것을 권고하였으며, 이러한 입법 권고사항의 주요 내용을 요약ㆍ정리하면 다음과 같음

  ① (실제 이해당사자의 공개) 법원에 특허침해소송을 제기하거나 특허상표청에 특허의 재심을 요청하는 경우 원고 혹은 청구인에게 실제 이해당사자(real party-in-interest)를 공개하도록 하고, 이를 준수하지 않은 경우에는 처벌할 수 있도록 지방법원 및 특허상표청에게 권한을 부여

  ② (소송비용의 부과) 특허침해소송을 남용한데 대한 처벌로서 변호사 수수료를 포함한 소송비용을 승소 당사자(prevailing party)에게 부과할 수 있도록 법원에게 보다 많은 재량권을 부여

  ③ (특허상표청 과도적 프로그램의 확대) 영업방법 특허(business method patent)의 유효성을 재고하기 위해 마련된 특허상표청의 과도적 프로그램(transitional program)의 적용대상을 컴퓨터로 이용할 수 있는 특허(computer-enabled patents)에까지 확대

  ④ (소비자 등의 법적 책임 면제) 소비자 등이 상품의 본래 목적대로 해당 상품을 사용한 경우 그에 대해 법적 책임을 부담하지 않도록 소비자 등에게 법적 보호를 부여

  ⑤ (수입 배제 명령의 기준 정비) 美 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC) 및 지방법원의 앞선 판결을 반영하여, 국제무역위원회(ITC)가 내리는 명령(injunction)에 관한 기준이 일관성을 유지할 수 있도록 당해 기준을 정비 등

〇 다음으로 美 대통령실은 혁신가들을 위하여 美 특허체계의 투명성을 제고하고 지식재산환경 수준을 높이고자 美 행정부가 추진하게 될 행정조치들을 발표하였으며, 이러한 행정조치의 주요 내용을 요약ㆍ정리하면 다음과 같음

  ① (실제 이해당사자의 공개) 특허괴물이 자신의 정체를 숨기고 특허소송을 남용해 합의금을 얻어 내고자 유령회사를 세우는 경우 소송 상대방이 분쟁해결 협상 등을 하는데 있어서 당해 특허괴물이 보유한 특허의 범위를 파악하기조차 힘든 사례가 빈번하게 발생함에 따라, 美 특허상표청은 특허권자 혹은 출원인이 특허상표청에 제기된 소송(proceeding)에 연루될 경우 특허의 소유권(ownership)에 관한 정보를 정기적으로 갱신하고 그 특허나 특허출원을 관리하는 궁극적인 모기업(parent entity)을 구체적으로 적시하도록 관련 규칙을 제정하는 작업에 착수할 예정

  ② (기능적 청구항에 대한 심사 강화) 美 특허상표청은 발명법이 특허심사 절차 개선 및 특허품질 향상에 기여했음에도 불구하고 소프트웨어 관련 특허와 같이 청구항의 범위가 지나치게 넓은 특허들에 대한 우려가 여전히 존재하고 있음을 고려하여, 특허심사관이 기능적 청구항(functional claims)*을 철저히 검토할 수 있도록 훈련을 실시하고 청구항들의 명확성(clarity)을 제고시키는 전략을 향후 6개월에 걸쳐 개발할 예정

  ③ (특허괴물로부터 소매업자 및 소비자의 보호 강화) 특허괴물들이 점차 특허기술이 포함된 상품 등을 판매ㆍ사용하는 소매업자나 소비자를 공격 대상으로 삼음에 따라, 특허상표청은 이러한 소비자 등이 상품의 본래 목적대로 해당 상품을 사용한 경우 그에 대해 법적 책임을 부담하지 않도록 하고 소송 및 분쟁해결 과정에서 자신의 권리를 용이하게 파악할 수 있도록 교육 및 홍보 자료를 작성ㆍ배포할 예정

  ④ (특허체계 개선을 위한 연구 및 자료 확보) 美 행정부는 美 혁신을 저해하는 여러 문제가 계속 대두됨에 따라 이에 대응하기 위한 심도 있는 연구 및 관련 자료들의 필요성을 인식하여 특허권자, 연구기관, 공공단체 등 이해관계자들과의 협력을 강화하고, 약 6개월 동안 전국적으로 특허정책 등에 관한 의견을 수렴할 예정

  ⑤ (수입 배제 명령의 집행 절차 강화) 국제무역위원회가 美 관세법(Tariff Act of 1930) 제337조에 따라 지식재산침해 상품에 대해 수입 배제 명령(exclusion order)을 내리는 경우 국제무역위원회(ITC)와 세관국경보호국(Customs and Border Protection, CBP)이 이러한 배제 명령의 대상이 되는 수입 상품들을 판단할 책임을 지게 되는데, 이렇게 복잡한 업무 분장은 스마트폰 등과 같이 기술적으로 복잡한 상품들을 다루는데 있어 문제를 야기할 수 있으므로, 美 지식재산집행조정관(Intellectual Property Enforcement Coordinator, IPEC)은 이러한 배제 명령의 집행이 투명하고 효율적으로 이루어질 수 있도록 현행 절차 및 기준 등에 대한 검토를 개시할 예정

   * 기능적 청구항(functional claims)이란 특허의 청구범위와 관련하여 정확하고 자세하게 해당 발명의 구성요소를 직접적으로 설명하는 대신 해당 발명이 수행하는 기능 등을 간접적으로 기재하는 청구항을 지칭함