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미국 지식재산권자협회(IPO), 종자의 자기증식 라이선스에 관한 온라인 회의 개최
구분  미국 자료출처   www.patentdocs.org
분류   활용 > 활용지원제도 정비 > 관련 제도 정비/개선
기관구분   민간 주체기관  미국 지식재산권자협회
통권  2013-35 호 발행년도  2013
발행일  2013-08-30
〇 2013년 8월 20일, 미국 지식재산권자협회(Intellectual Property Owners Association, IPO)는 「Monsanto 사건1) 이후의 자기증식 기술2) 라이선싱(Licensing Self-Replicating Technologies after Monsanto)」이라는 주제로 온라인 회의 개최

 

| 제초제 내성을 지닌 유전자 변형 대두에 관한 Monsanto특허 소송 |

 

 

 

(사실 관계)

원고인 Monsanto社는 제초제에 내성을 지닌 유전자 변형 대두에 관한 특허를 취득하고, 그 종자를 1회에 한해 심을 수 있도록 제한하는 라이선스 계약3)을 체결하여 농부들과 소매상들에게 판매함

피고 Bowman은 Monsanto社와의 계약에 따라 매년 새로운 종자를 구매했지만, 2차 파종 때(이모작)에는 저렴한 혼합 종자를 구매한 뒤 여기에서 Monsanto社의 특허 종자를 떼어내 옮겨 재배함

Monsanto社Bowman에 대하여 특허권 침해를 이유로 8만 5천 달러의 손해배상을 청구함

(쟁점 사안)

특허 받은 종자를 구매한 자가 그것을 심어 얻은 열매를 특허권자의 허락 없이 종자로 사용할 수 있는지의 여부, 즉 Monsanto社가 제초제 내성 대두 종자를 판매한 이후 그 종자에 대하여 특허 소진4)을 적용할지의 여부가 문제됨

 

(판결 요지)

연방대법원은 특허소진은 해당 물품에 한정된 것으로 구매자가 새로운 복제품을 제조할 수 없음을 확인함

따라서 Bowman은 저장 창고에서 구매한 대두를 재판매하거나 소비할 수는 있으나, 특허 소진이론이 복제품의 제조에까지 확장되는 것은 아니므로 Monsanto社의 허락 없이 특허 받은 대두를 생산할 수 없다고 판시함



〇 이번 회의에 참석한 Erich Veitenheimer 변호사 등은 Monsanto 사건 등 관련 판례들을 검토하고, 자기증식 기술 발명의 특허권자가 합법적으로 실시권 설정 조항을 결정하여 발명의 합법적 실시와 침해행위를 명백하게 구분할 수 있는 방법에 대하여 논의함 


1) Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (U.S. 2013).

2) 스스로 생장하여 세포 분열함으로써 자기와 동일한 새로운 두 개체를 만드는 것을 뜻함.

3) 그 종자를 1회에 한해 심을 수 있도록 제한하는 라이선스 계약은 처음 재배한 작물에서 해당 종자를 살려내 재파종하지 않겠다는 의미이며, 이에 따라 농부들은 매 시즌 Monsanto社로부터 대두 종자를 구입해야 함. 

4) 특허 물품이 정상적인 경로로 일단 판매되면 해당 물품에 대한 특허권자의 권리가 종료되는 것을 의미함.