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미국 Bernard Chao 교수, 특허청구범위의 명확성 증진을 위해 심사관과의 면담 내용의 녹음 제안
구분  미국 자료출처   www.patentlyo.com
분류   창출 > 창출지원제도 정비 > 관련법률/제도 개선
기관구분   민간 주체기관  Bernard Chao 교수
통권  2014-17 호 발행년도  2014
발행일  2014-04-25
〇 2014년 4월 13일, 미국 덴버 대학교 스텀 법과대학 Bernard Chao 조교수는 특허심사관과의 면담 절차 투명화를 통하여 특허청구범위의 불명확성과 관련된 문제를 해결 할 수 있다고 주장함
  - (배경) 연방거래위원회(Federal Trade Commission)와 백악관은 미국 특허법 제112조 (b)1)항의 규정에도 불구하고, 청구범위를 불분명하게 기재한 특허권이 지나치게 많다고 지적함
   ⦁ 이러한 문제를 해결하기 위하여 미국 특허상표청(USPTO)은 최근 심사관이 청구범위가 불분명한 기능적 청구항을 철저히 검토할 수 있도록 교육을 실시하였고, 출원 명세서에 청구항 작성시 이용된 용어의 해설 부분을 포함하도록 하는 「특허 용어 해설 시범 프로그램(Glossary Pilot Program)」을 채택한 바 있음
  - (문제점) Bernard Chao 조교수는 이외에도 심사과정에서 출원인과 심사관과의 면담 절차에 대한 문제점을 지적함
   ⦁ 법원은 청구항 해석의 주된 근거로 출원 경과를 참작하며, 출원 과정에서 출원인은 자신의 발명이 선행기술과 어떠한 차이가 있는지를 설명하는데, 이러한 진술이 면담 중에 구두로 이루어진 경우 이는 출원 경과에 기록되지 않기 때문에 법원은 이러한 진술의 참작이 불가능함
   ⦁ 또한, 면담 중에 청구범위를 축소하는 보정에 대한 논의가 이루어진 경우, 이에 대한 기록이 공개되지 않는다면 이후 해당 특허권 관련 침해소송에서 특허권자가 균등론(doctrine of equivalents)을 주장하며 축소 보정 전의 청구범위에 대해서까지 권리를 주장하는 경우에 대한 판단이 어려움
  - (해결방안) 특허 청구항의 명확성 증진 및 침해소송 단계에서의 청구범위 관련 분쟁 방지를 위하여 USPTO가 출원인과 심사관의 면담 과정을 녹음하여 심사과정의 투명성을 높일 것을 제안함


1) 미국 특허법 제112조 (b)항은 발명자는 특허 청구항에 자신의 발명에 대하여 분명하게 명시해야 한다고 규정함.