〇 2014년 4월 18일, 미국의 특허 전문 블로그인 Patently-O는 특허권자가 특허를 비실시하더라도 예비적 금지명령 신청이 가능한지의 여부와 관련하여 Trebro Mfg. v. FireFly Equipment et al. 사건¹⁾에 대한 연방순회항소법원의 판결을 소개함
  - (사건개요) 원고 Trebro社는 특허를 직접 발명하지 않았으며 자사 소유의 특허를 실제로 실시하지도 않은 소위 특허비실시기업으로, 피고 FireFly社의 제품이 자사의 특허(U.S. Patent No. 8,336,638)를 침해하고 있다고 주장하며 침해소송을 제기하였고 침해행위에 대한 예비적 금지명령(preliminary injunction)²⁾을 신청함
  - (지방법원의 결정) 몬태나 지방법원은 ① 원고의 승소가능성이 없으며, ② 원고가 특허를 실시하고 있지 않기 때문에 지속적인 경쟁으로 인한 원고의 회복할 수 없는 손해(고객 감소 및 시장 점유율 하락)의 우려가 없다고 판단하여 원고의 신청을 기각함
  - (항소법원의 결정) 연방순회항소법원은 당사자가 특허를 실시하지 않더라도 해당 제품을 판매하고 있다면 여전히 금지명령을 받을 수 있다고 판시하며, 동 사건을 파기환송함


1) Trebro Manufacturing, Inc. v. Firefly Equipment, LLC and Steven R. Aposhian (Case No. 2013-1437) 동 판례 원문은 http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1437.Opinion.4-3-2014.1.PDF 에서 확인 가능함.

2) 예비적 금지명령(preliminary injunction)은 특허침해소송 계속 중에 특허권자에게 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 손해를 방지하기 위하여 승소판결 전에 인용되는 구제조치로서, 침해금지 가처분으로 지칭되기도 함. 미국 특허법상 예비적 금지명령이 명시적으로 규정되어 있지는 않지만, 법원은 형평의 원칙(principles of equity)에 따라 이를 인정함. 예비적 금지명령을 받기 위해서는 ① 본안에서의 승소가능성, ② 회복할 수 없는 손해의 우려, ③ 특허권자와 침해피의자의 이익형량, ④ 공익에 반하지 않을 것의 4개 요건이 충족되어야 함.