〇 2014년 4월 22일, 미국의 특허 전문 블로그인 Patently-O는 연방순회항소법원(CAFC)이 Gilead Sciences v. Natco Pharma사건¹⁾에서 자명한 이중특허(obvious-type double patenting)²⁾거절이론을 적용하였다고 발표함
  - (사건개요) 동 사건에서 원고 Gilead社는 항바이러스 관련 물질특허(Patent Nos. 5,763,483)와 동 물질의 사용에 대한 방법특허(Patent Nos. 5,952,375) 2건을 보유하고 있는데, 피고 Natco社가 원고의 물질특허를 침해하였다고 주장하며 소송을 제기함
   ⦁ 피고 Natco社는 이에 대하여 원고의 물질특허가 방법특허와 자명한 이중특허의 관계이기 때문에 진보성이 없으므로 무효라고 주장함
   ⦁ 원고의 두 특허는 서로 유사하나 패밀리특허로서의 우선권 주장이 이루어지지 않았고, 방법특허에 대한 출원이 먼저 이루어졌으나, 심사 지연으로 인하여 물질특허보다 나중에 등록됨
          

  - (지방법원의 판단) 뉴저지 지방법원은 후등록되었으나 존속기간이 먼저 만료되는 방법특허는 선등록되었으나 존속기간이 나중에 만료되는 물질특허에 대한 이중특허로서의 역할을 할 수 없다고 하며 원고승소 판결함
  - (CAFC의 판단) 연방순회항소법원은 이중특허 거절이론의 주된 목적이 특허권자가 부당하게 특허권 존속기간을 연장하는 것을 방지하기 위한 것임을 명확히 하면서, 동 사건에서 원고는 자명한 이중특허(물질특허)를 통하여 특허권 존속기간을 22개월 연장하고자 하였다고 판단하여 원고패소 판결함


1) Gilead Sciences, Inc. et al. v. Natco Pharma Limited et al. (Case No. 2013-1418) 동 사건의 원문은 http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1418.Opinion.4-18-2014.1.PDF 에서 확인 가능함.

2) 이중특허(Double Patenting)란 선특허와 실질적으로 동일하거나 유사한 후특허가 등록된 상태를 말하며, 이중특허로 인하여 특허권 존속기간이 실질적으로 연장되는 문제가 발생함. 이러한 이중특허의 등록 거절 유형에는 미국 상표법 제101조에서 규정하는 법정 이중특허(동일발명 유형의 이중특허) 거절과 공공질서에 근거하여 판례상으로 정립된 비법정(non-statutory) 유형의 이중특허 거절이 있고, 비법정 유형의 이중특허 거절은 다시 자명한 이중특허(Obvious-type double patenting) 거절과 비자명한 이중특허(Non-obvious type double patenting) 거절이 있음. 전자는 후출원 발명이 선특허발명의 자명한 변형에 불과한 경우를 의미하며, 후자는 출원인이 선행특허출원 명세서에 공개는 하였으나 청구항으로 기재하지 않은 실시예를 후특허 출원시 청구항에 기재한 경우를 말함. 자명한 이중특허의 경우 선특허에 대한 존속기간 포기서(terminal disclaimer)의 제출을 통해 극복 가능함.