〇 2014년 4월 29일, 미국의 특허 전문 블로그인 Patently-O는 연방대법원이 Octane Fitness v. Icon Health 판결¹⁾을 통해 연방순회항소법원(CAFC)이 승소당사자의 변호사 비용 부담과 관련하여 원고를 보호하기 위하여 설시한 면책요건(safe-harbor)을 파기하였다고 발표함
  - (배경) 특허법 제285조는 지방법원이 예외적인 경우에 승소 당사자(prevailing party)에게 합리적인 변호사 비용을 부담하도록 할 수 있다고 규정하고 있으나, CAFC는 해당 사건이 예외적인 경우에 해당하는지의 여부를 결정하는데 있어서 지방법원의 재량권을 계속적으로 제한함
   ⦁ CAFC는 특허법 제285조의 「예외적인 경우」란 ① 해당 사건에서 일부 중요하고 부적절한 행동(inappropriate conduct)이 이루어진 경우, ② 해당 소송이 주관적인 악의(bad faith)에 의하여 그리고 객관적인 근거 없이 제기된 경우로 제한된다고 판시함
  - (주요내용) 연방대법원은 동 사건에서 원고에게 변호사 비용의 납부를 명하기 위해서 피고에게 명백하고 설득력 있는 증거를 요구하는 CAFC의 판결을 파기하였고, 예외적인 경우란 준거법과 해당 사건의 사실관계를 모두 고려하여 부당한 방법으로 해당 소송이 진행되는 것을 의미한다고 판시함
   ⦁ 또한, 특허법 제285조에 따르지 않더라도 법원은 소송비용을 악의의(bad behavior) 당사자에게 부과할 수 있는 고유한 권한을 갖으며, 동 조항은 이러한 고유의 권한을 넘어서는 것으로 해석될 수 있음을 명확히 함


1) Octane Fitness, LLC v. ICON Health and Fitness, Inc. (Case No. 12-1184), 동 사건에서 원고 Octane Fitness社는 피고 ICON Health and Fitness社 가 자사의 특허를 침해했다고 주장하며 소송을 제기하였고, 지방법원은 약식판결을 통해 원고승소 판결함. 동 판례 원문은 http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-1184_gdhl.pdf 에서 확인 가능함.